——北京远东水泥制品有限公司诉北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
北京知识产权法院（2015）京知民初字第1446号民事判决书
2.案由：因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷
3.当事人
原告：北京远东水泥制品有限公司
被告：北京四方如钢混凝土制品有限公司
【基本案情】
北京四方如钢混凝土制品有限公司（简称四方如钢公司）拥有一项名为“井壁墙体模块以及采用该模块构筑井壁墙体的方法”的第03105335.1号发明专利，该专利授权公告时包括产品权利要求1～10以及方法权利要求11～19。后在案外人提出的无效宣告程序中，四方如钢公司主动放弃了涉案专利中的方法权利要求11～19，并将原产品权利要求1～10修改为权利要求1～8。
2015年4月，四方如钢公司以北京远东水泥制品有限公司（简称远东水泥公司）侵犯其涉案专利权为由提起诉讼，要求远东水泥公司停止生产、销售、销毁被控侵权产品，停止使用及授权他人使用涉案专利方法，并索赔110余万元，后因故撤回了该案起诉。
2015年8月，远东水泥公司以四方如钢公司系恶意提起知识产权诉讼为由向北京知识产权法院起诉，称：四方如钢公司故意隐瞒涉案专利的权利要求被国家知识产权局专利复审委员会作出的第12209号无效宣告请求审查决定宣告部分无效的事实，并在上述无效宣告程序中将全部方法权利要求删除的情况下，仍然以方法权利要求主张侵权，在修改产品权利要求后，仍然以原产品权利要求主张侵权。据此，远东水泥公司请求法院判决四方如钢公司赔偿其律师费等经济损失20万元并承担案件诉讼费。
【案件焦点】
四方如钢公司向远东水泥公司提起的专利侵权诉讼是否属于恶意诉讼。
【法院裁判要旨】
北京知识产权法院经审理认为：四方如钢公司在主动放弃和修改涉案专利权利要求后，又基于此部分权利要求向远东水泥公司提起专利侵权诉讼，主观上明显具有恶意。四方如钢公司在明知其请求缺乏正当理由的情况下，仍对远东水泥公司恶意提起专利侵权诉讼，致使远东水泥公司在诉讼中遭受律师费等经济损失，应当予以赔偿。
北京知识产权法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条之规定，判决：
一、被告四方如钢公司赔偿原告远东水泥公司经济损失5万元；
二、驳回原告远东水泥公司的其他诉讼请求。
一审宣判后，双方当事人均未提出上诉，本案现已发生法律效力。
【法官后语】
本案涉及恶意提起知识产权诉讼的认定标准。认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁。2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意。3.具有实际的损害后果。4.提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。实践中，不仅要注重遏制当事人的不当诉讼目的，规范当事人的诉讼行为，同时也要注重鼓励当事人依法维护其合法权益，增强权利人的维权信心。
被告在另案中提出专利侵权诉讼，后又以撤诉方式放弃全部诉讼请求，可以视为其已完成提出具体诉讼请求相威胁的行为。被告在主动放弃和修改涉案专利权利要求后，又基于此部分权利要求向原告提起专利侵权诉讼，缺乏基本的事实依据和权利基础，主观上明显具有恶意。原告为应对被告提起的专利侵权诉讼所支付的律师费，属于诉讼的合理支出项。考虑到专利案件的复杂性，原告为维护自身合法权益聘请律师应对诉讼，符合常理，其所支付的律师费与被告恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。被告所提起的专利侵权诉讼，满足恶意提起专利侵权诉讼的构成要件，故应当承担相应的民事责任。
编写人：北京知识产权法院 杜长辉 陈勇
