近日，浙江省高级人民法院（下称浙江高院）就一起拖欠商标许可使用费用纠纷案作出了二审判决，认定浙江鹿王实业股份有限公司（下称浙江鹿王公司）与杭州撒迪斯服饰有限公司（下称杭州撒迪斯公司）的商标使用许可协议解除，杭州撒迪斯公司须支付浙江鹿王公司商标使用费及违约金121万余元，维持了此前嘉兴市中级人民法院（下称嘉兴中院）作出的一审判决。
据业内人士介绍，近年来，以品牌授权为基础的商业经营模式蓬勃发展。然而，风险与收益并存，商标授权经营模式也伴随着一系列风险，实践中，企业如果在商标对外许可时没有做好充分的准备工作，可能最终导致合同双方对簿公堂。
拖欠费用致使合同解除
2014年3月，内蒙古鹿王羊绒有限公司（下称内蒙古鹿王公司）的关联公司浙江鹿王公司同杭州撒迪斯公司签署《商标使用许可协议》（下称诉争协议），载明内蒙古鹿王公司为涉案“撒迪斯”“鹿王”组合商标的注册人，其许可浙江鹿王公司对外招商、授权及管理，且已同意将涉案商标再许可给杭州撒迪斯公司使用，杭州撒迪斯公司不得自行允许任何第三人使用涉案商标，否则浙江鹿王公司有权解除协议。
2018年6月，因认为杭州撒迪斯公司拖欠商标使用费110万余元，浙江鹿王公司向杭州撒迪斯公司发出《解除合同通知书》，通知立即解除诉争协议。同年7月，杭州撒迪斯公司承诺在2018年12月31日前支付其所拖欠商标使用费，但浙江鹿王公司表示不予准许。
随后，浙江鹿王公司将杭州撒迪斯公司、该公司现任法定代表人及前任法定代表人等5名被告诉至嘉兴中院，要求被告支付商标使用费、预期商标使用费收益、违约金共计458万余元。
嘉兴中院经审理认为，支付预期商标使用费收益的请求缺乏合同依据及法律依据，而诉争协议未约定逾期支付违约金计算方式，浙江鹿王公司有权将合同约定的20万元保证金作为违约金予以收取。由此判定，诉争协议于2018年6月22日解除，嘉兴中院遂作出上述一审判决。
浙江鹿王公司不服，向浙江高院提起上诉，请求支持杭州撒迪斯公司支付商标许可费收益174万余元及律师费50万元等上诉请求。
浙江高院经审理后认为，由于浙江鹿王公司诉请确认解除诉争协议，并且诉争协议约定了该公司享有的单方解除权，因此已确认诉争协议于2018年6月22日解除。诉争协议解除后，浙江鹿王公司可得利益损失主要是寻求下一家被许可人的一定合理时间段内的许可费损失。因此，一审法院判令杭州撒迪斯公司将诉争协议约定的20万元保证金作为违约金支付给浙江鹿王公司，浙江高院二审予以认可。
浙江高院还认为，诉争协议解除后，杭州撒迪斯公司已无权继续使用涉案商标，但其具有继续许可案外人公司继续使用涉案商标并收取商标使用费的行为。不过，涉案商标权利人内蒙古鹿王公司已于2019年将包括杭州撒迪斯公司、案外人公司在内的几名被告诉至法院，法院判令被告承担赔偿经济损失、合理开支共计236万余元。因此，浙江鹿王公司再诉请杭州撒迪斯公司继续支付诉争协议约定的剩余许可期限内的商标使用费，无事实和法律依据，不应被支持。
预期收益是否应该支持
因为被许可人长期拖欠商标使用费，浙江鹿王公司才主动选择行使合同解除权，并通过诉讼方式确认诉争协议已经解除。那么，此种情形下，商标权人或许可人是否可以就商标许可的预期收益请求被许可人支付费用呢？
北京通商（杭州）律师事务所律师卢鑫在接受中国知识产权报记者采访时表示，实践中，关于商标许可协议提前终止的情形时常出现，商标权人或许可人要求被许可人支付预期商标使用费收益，实际上是在主张可得利益损失，应当分为两种情形进行讨论。一是若商标许可提前终止是因商标权人或许可人违约导致的，则意味着其已放弃预期商标使用费收益，此时再主张可得利益损失难以被法院支持。二是若商标许可提前终止是因被许可人违约导致的，正如此案中法院认定，商标许可提前终止后，商标权人或者许可人可以将涉案商标许可他人使用并收取使用费，其可得利益损失主要是寻求下一家被许可人的一定合理时间段内的许可费损失。因此，从现有的司法实践来看，法院一般是综合案情，酌情支持剩余许可期限内一定的许可费损失。
随意授权难以长远发展
其实不仅仅是服装行业，商标授权经营模式在商业经营中十分常见，不仅能使得商标权人享受品牌溢价的红利，还有助于扩大市场占有率，最终有利于达成多方共赢。然而，收益与风险共存，商标授权经营模式下，对于商标权人可能会产生何种风险呢？
卢鑫说到，从本质上来讲，商标授权经营模式属于他营范畴。商标权人将商标许可给第三方使用后，第三方可以自主利用商标进行经营，对于该商标的使用，商标权人已经难以掌控，很可能由此产生产品质量的问题，从而增大商标价值受损的风险。例如，崂山可乐厂将“崂山可乐”商标进行大量对外许可后，却没有足够的能力对被许可方生产的可乐质量进行监督，导致不合格产品流入市场，严重影响了企业的生存。时至今日，崂山可乐在市场上已经踪迹难寻。因此，从远期利益考量，商标权人应当秉承“求精不求量”的原则，切勿对所有愿意付费的被许可方来者不拒，而应更多关注被许可方的经营能力。实际上，若商标权人一味专注于“卖标”，开始寄希望于“躺下赚钱”，则无异于竭泽而渔，短期利益固然可观，但长此以往终究难免日薄西山。（本报实习记者 赵振廷）
律师支招
现阶段，商标许可的风险管理愈发受到企业重视，为了避免商标对外许可不当致使市场份额丢失、商标价值受损、被许可方不规范使用商标导致商标被撤销等风险，建议商标权人可以通过以下方式控制风险：
首先，商标权人谨慎选择被许可方。在进行商标许可前应对潜在意向人做充分的尽职调查，从而对被许可方的生产资源、市场、将来的规模等做出判断，评估潜在意向人是否具有良好运营被许可商标的实力以及履约信用。
其次，在许可合同中对双方权利义务详尽约定。合同中应当对于能否转许可、能否将被许可使用的商标与自有的商标组合使用、能否将商标作为企业字号使用等容易引发纠纷的问题进行事前明确，还应当尽可能穷尽违约责任条款以及合同终止条款，在合同终止条款中要格外关注被许可方合并、分立、破产等情形。
再次，制定商标使用标准，严格监督被许可方履行，使用标准中应当包含标识的元素构成、大小比例、字体形式、颜色背景、所处的位置、与周边符号的间距、如何标示注册标记等。
最后，在商标许可后，加强对被许可方商品质量的监督。实际上，品控是商标授权中最为核心的风险，因不履行监督商品质量的责任出现商品质量问题，严重损害了消费者利益，最终致使商标被撤销的情况不胜枚举。因此，建议商标权人成立品控部门对被许可人使用授权商标的产品进行抽检，保障产品质量。（卢 鑫）
——中国知识产权报
