陈祥
摘要 专利规避设计，对于企业建立专利防护体系及避免专利侵权纠纷有着重要的意义，本文详细介绍了确定目标专利，采取简化/替换专利技术特征，利用捐献原则和禁止反悔原则对目标专利进行规避，对规避方案进行评估的专利规避设计方法。
关键词 专利 侵权 规避 捐献
中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592-2018.08.342
一、专利规避对企业的意义
技术创新能力是企业不断发展的源泉，因此越来越多的企业加强研发力量的投入，并将专利布局作为企业发展的重要基石。然而，技术创新中原始创新越来越少，更多的创新是对已有的专利技术进行改进和完善，因此，对已有专利技术进行合理规避，在其基础上进行改进创新，企业的专利布局工作能达到事半功倍的效果。如何做好专利规避设计，对于企业建立专利防护体系及避免专利侵权纠纷，有着重要的意义。
二、无法规避时的应对
当企业需对专利技术进行规避时，首先需分析该专利规避的难度，若经过分析研究，发现该专利技术难以规避时，可采取下列手段应对：
1.放弃采用专利技术：当在不被授权许可的情况下使用该专利技术必然会引发专利侵权纠纷，企业可尝试放弃采用该专利技术，寻求其他可替代的解决方案完成产品的研发和生产。
2.寻求专利实施许可：与专利权人签订合同，寻求实施该专利的授权许可，合同签订时注意约定实施范围，实施期限，实施条件，专利使用费用等。
3.购买专利技术：由于通过专利实施许可仅获得该专利技术的实施权利，其实施期限、实施范围、实施条件均受到限制，而通过向专利权人购买专利技术，企业变为该专利技术的专利权人，便可合法使用该专利技术而不受期限和范围等限制。
4.专利无效宣告：对无法规避的专利进行无效宣告，这样可合法使用该技术不构成专利侵权，专利权无效的理由包括专利不能被授予专利权的各种缺陷，如权利要求保护范围不清楚或权利要求得不到说明书的支持，说明书公开不充分，权利要求不具备新颖性、创造性及实用性等缺陷。
5.外围技术创新：对需要使用的该专利技术进行充分研究，对其外围技术进行创新，即避免对专利技术侵权，又获得了自己的知识产权技术。
三、专利规避设计的实现
通过分析专利规避的难度，当确认专利规避设计可行时，可采取如下方法进行规避设计：
（一）确定目标专利
对于目标专利，首先需要确定包括专利权人、专利授权状态、保护年限、缴费情况、无效宣告程序状态、诉讼状态等该目标专利的法律状态，当该专利已经属于无效的专利时，企业可自由利用该专利技术进行研发和生产。其次，需要查询该目标专利的审查卷宗，包括查询、复制、下载相关资料证据：授权说明书、申请文件；实审、复审、无效等审查程序中的审查过程文件。此外，需要对目标专利进行权利分析，包括对权利要求的解读，了解发明构思，明确各项权利要求关系及其保护范围，对范围最大的权利要求技术特征进行拆分，根据作用、功能、效果及关系分析公知技术，专利特征，确定必要/关键技术特征，是否存在无效的可能。
（二）专利规避设计
在专利规避设计时，可根据全面覆盖原则和等同原则，采取对专利方案中的部分技术特征进行简化或替换的方式实现规避设计，还可利用捐獻原则和禁止反悔原则对目标专利进行合理规避。
1.简化/替换方案中的技术特征。专利规避设计的基础是目标专利的专利权保护范围，侵权判定时需采取全面覆盖原则，通过分析研究被控侵权技术方案与专利权的保护范围并将两者比较，同时还需采用“等同原则”将专利权保护范围由权利要求文字记载的所有技术特征的范围扩大到等同范围，判定被控侵权方案是否包含与专利全部技术特征相同或者等同的特征，当有一个以上特征即不相同也不等同，或者缺少一个以上特征时，被控侵权行为不成立。
例如专利权利要求1为一种产品，其特征在于A、B和C。被控侵权产品a的特征为A、B和C。被控侵权产品b的特征是A、B、C和D。被控侵权产品c的特征是A和B。被控侵权产品d的特征是A、B、C，C与C不等同。被控侵权产品e的特征是A、B、C、D，B与B等同。根据全面覆盖原则和等同原则，被控侵权产品a、b、e侵权，被控侵权产品c、d不侵权。
在专利规避设计时，充分研究专利的全部技术特征，找出容易做出改变的突破口，简化，替换方案中的技术特征，或者做出创新的设计方案，设计出与专利即不相同也不等同的新方案。例如目标专利特征包括A、B和C，可采取下述规避方式，规避1：特征A和B；规避2：特征A、B和C，C与C不等同；规避3：特征A，B、C和D，B与B等同，C与C不等同；规避4：特征A、D和E。而对应地，下述规避方式属于无效规避，无效规避1：特征A，B、C、D；无效规避2：特征A、B、C，C与C等同；无效规避3：特征A、B、C，B与B等同，C与C等同；无效规避4：特征A，B，C+C，C与C+C等同。
2.利用捐献原则。捐献原则是对于没有记载于权利要求书中而仅在说明书或者说明书附图中记载的方案，侵权判定时专利权人不能主张将该方案作为专利权的保护范围范畴。捐献原则的适用规则：（1）只有说明书中具有对权利要求相关方案的明确描述，且在实施例中具有权利要求相关方案的替代方案时才适用；（2）当说明书中描述了上位概念时，不能主张其所有下位概念对应的方案都适用；（3）说明书中是否具有对权利要求相关方案的明确描述，需由本领域技术人员根据整个说明书记载的内容做出判断。
例如授权专利权利要求1记载了“一种制造印刷电路板的方法，将铜箔黏贴在铜质基板上”，说明书中记载了“虽然铜是基板的优选材料，但也可以选取铝、不锈钢等其他材料”，而被控侵权产品与本专利权利要求的区别仅在于，基板为铝质。侵权判定争议焦点是本案中铝质基板方案是否适用捐献原则。根据上述捐献原则的适用规则，对于基板材料的选择，说明书中明确以铝的替代方案出现，因此适用捐献原则。专利权人在侵权诉讼中不能再通过等同原则将“铝质基板”作为专利权保护范围的范畴。
在确立专利权利的保护范围时，通常采用“等同原则”将专利权保护范围由权利要求文字记载的范围扩大到等同范围，但是若某个技术方案在专利说明书及说明书附图中公开，且并没有记载于权利要求中，则侵权判定时，不能再通过等同原则将其重新作为专利权保护范围的范畴。专利规避设计时，应详细阅读专利文献，确定权利要求的方案是否属于专利权人捐献的方案，根据权利要求和说明书内容之间的不对应性，进行技术方案的变形，设计出区别于权利要求的技术方案。
3.利用禁止反悔原则。禁止反悔原则是专利申请人、专利权人在实审、复审、无效程序中，为了获得授权或维持专利权，对权利要求和说明书内容做出修改缩小专利权的保护范围，或者针对审查通知书做出意见陈述放弃权利要求的部分技术方案，侵权判定时不能将上述方案重新作为专利权利保护范围的范畴。
例如授权专利权利要求1：一种电机软启动器，在静电极和动电极之间设置压缩弹片。在原始权利要求1中记载，“在静电电极和动电电极之间设置压缩弹簧或压缩弹片“，审查通知书中指出，“压缩弹簧”的方案得不到说明书的支持，申请人在答复通知书时，将“压缩弹簧”特征删除以克服缺陷。被控侵权产品与本专利的区别仅在于，在静电极和动电极之间设置压缩弹簧。由于专利权人放弃了“压缩弹簧”对应的方案，在侵权判定中不能再将其通过等同原则重新作为专利权保护范围的范畴。
由于专利权人在审查程序中，已对权利要求中做出缩小保护范围的解释和对部分方案的放弃，在专利规避设计时可将专利权人限制和放弃的权利要求的部分方案加入所设计的专利中，从而规避对该专利权的侵权。
（三）规避方案评估
专利规避方案形成后，需对设计的规避方案进行评估。首先，利用全面覆盖原则和等同原则，判定规避方案是否侵犯目标专利，判定时不仅需要将规避方案与目标权利要求进行比较，还必须将规避方案与其他权利要求进行比较，确保规避方案不侵犯目标专利。
当规避方案不侵犯目标专利时，还需要对规避方案进行检索，通过检索从新颖性和创造性的角度判断规避方案是否构成新的专利，当规避方案具有授权前景时，应尽早申请专利，并在专利申请撰写的过程中，注意以下几点撰写技巧：
1.权利要求撰写清楚，保护范围确切。权利要求的保护范围是否能准确界定，影响专利权利保护范围的界定及侵权判定的结果。如果权利要求撰写不清楚，专利权稳定性较差，专利权容易被竞争对手无效；其次，当权利要求存在难以澄清的錯误时，本领域技术人员根据说明书以及专利权人提交的证据均难以确定其含义与范围时，将无法准确界定权利要求的保护范围，难以进行侵权判定，被控产品或方法不侵权。
2.权利要求书的撰写应采取逐层递进的方式，以由大到小的多层权利要求保护范围的方式来撰写，避免独立权利要求被无效后，从属权利要求保护范围过小，轻松被竞争对手规避，多层保护范围利于权利人建立有保障性的专利防护体系。
3.权利要求书中仅记载实现其发明构思的必要技术特征，对于和发明构思联系不大的特征避免记载。当权利要求记载了一些不必要的特征时，由于侵权方案需要覆盖所有特征时才会判定为侵权，竞争对手将很容易实现专利规避，因此减少不必要特征的记载，可增加竞争对手规避侵权的难度。此外，为了避免竞争对手采取简单替换的方式进行专利规避，权利要求应采取全面涵盖说明书实施例及其等同的可解决技术问题的方式来撰写，由此增加简单替换专利规避的难度。
4.说明书内容应撰写清楚、完备。由于侵权判定时，说明书的内容可用于权利要求的解释，因此应重视说明书的撰写，对于权利要求中没有记载的方案，在说明书实施例的撰写过程中，应避免过分扩展其替代方式，避免竞争对手利用捐献原则，抄袭记载于说明书中但未记载于权利要求的方案。
5.在授权和确权的过程中，不能为了获取专利权，盲目缩小权利要求的保护范围或盲目放弃权利要求的部分技术方案，应认真考量对比文件和审查通知书，并和审查员充分沟通，确立合适的权利要求保护范围。
四、结语
企业在建立专利防护体系时，为了实现专利规避，首先，需确定目标专利，确定其是否有效以及是否存在无效的可能；其次，根据全面覆盖原则和等同原则，采取简化借换方案中的技术特征的方式进行设计，还可利用捐献原则和禁止反悔原则对目标专利进行合理规避；规避设计后需对其方案进行检索，尽早申请专利，并重视权利要求和说明书的撰写，采取合适的撰写技巧，增加竞争对手专利规避的难度。
