——雷迪（中国）有限公司与华趣多投资有限公司、上海雷迪机械仪器有限公司、吴某商标权权属纠纷案
案件要旨
侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。以注册商标专用权受到侵害提起的债权请求权，因此适用诉讼时效的规定。因对注册商标的归属有争议而请求法院予以确认的诉讼，原告所行使的是类似于物权的确认请求权，而非基于商标专用权被侵犯而产生的债权请求权，因此不适用诉讼时效。
◎ 案情简介
2001年9月21日，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）授予原告“雷迪”注册商标专用权，注册证号为1638223，核定使用商品为第9类，包括塑料管线定位仪、井盖探测仪、电缆故障定位仪等，专用期限为2001年9月21日至2011年9月20日。2002年11月，吴某作为原告公司的执行董事，同意将“雷迪”商标无偿转让给华趣多公司。2003年10月14日，国家商标局对“雷迪”注册商标专用权的变更进行公告。后华趣多公司授权上海雷迪公司使用“雷迪”商标。
2007年1月12日，上海市第一中级人民法院受理了雷迪（中国）有限公司诉吴某董事、监事、经理损害公司利益纠纷一案。该案中，原告雷迪（中国）有限公司诉称，被告吴某作为其公司的执行董事，擅自将“雷迪”商标的专用权无偿转让给华趣多公司，属恶意处分公司财产的行为，违反了公司董事的信托义务，对公司造成巨大经济损失，为此，请求判令：一、被告擅自处分“雷迪”注册商标专用权的行为无效；二、被告向原告公开赔礼道歉；三、被告赔偿原告经济损失人民币300万元；四、被告赔偿原告因调查侵权事实而支付的费用人民币303643元。上海市第一中级人民法院经审理认为，“雷迪”注册商标的专用权系原告所有，属原告公司的合法资产。被告作为原告公司的执行董事，在未提交公司董事会决议并通过的情况下，擅自无偿将“雷迪”商标专用权转让给他人，该处置原告无形资产的行为明显损害了原告的合法权益，违反了公司董事对公司所负有的忠实及勤勉的法定义务，构成对原告合法权益的侵犯。但原告未能提供其自身因“雷迪”商标专用权转让所遭受损失或被告通过系争商标专用权转让获得过个人利益的事实依据，故原告要求被告赔偿损失人民币300万元的诉讼请求，缺乏事实依据。原告要求被告公开赔礼道歉，因案件纠纷不涉及人身权的侵害，故对其诉讼请求不予支持。原告要求被告赔偿因调查侵权事实所支付的费用，系由公证费、翻译费及交通费组成，因该诉讼请求缺乏相应的事实及法律依据，故也不予支持。该案中，上海市第一中级人民法院同时明确，原告主张被告代表原告对外转让系争商标专用权的行为无效，因该项诉请所涉及的法律关系与公司董事损害公司利益纠纷不属同一法律关系，故该院对此不予处理。据此，上海市第一中级人民法院于2008年3月21日对该案做出判决：驳回原告雷迪（中国）有限公司的诉讼请求。判决后，雷迪（中国）有限公司和吴某均不服而提起上诉。上海市高级人民法院经审理认为，原审判决认定事实清楚，法律适用正确，遂于2009年8月3日做出判决：驳回上诉，维持原判。
◎ 法院判决
原审法院认为，本案的争议焦点是：第一，被告吴某向被告华趣多公司转让“雷迪”商标的行为是否有效；第二，原告要求各被告支付合理费用有无事实和法律依据。
关于第一个争议焦点，原审法院认为，吴某向华趣多公司转让“雷迪”商标的行为，已被上海市第一中级人民法院的生效判决确认为违反公司董事对公司所负有的忠实及勤勉的法定义务，侵犯了原告的合法权益，故该行为的实质系吴某擅自对外无偿转让公司资产，属无权处分行为。该无权处分行为所导致的吴某与原告之间的内部关系，已为上海市第一中级人民法院生效判决所确认；而能否对外发生法律效力，则要看作为交易第三方的华趣多公司是否善意并支付了合理的对价。本案中，华趣多公司和吴某均承认，为受让“雷迪”商标，华趣多公司委托吴某代为办理商标转让注册事宜。在向国家商标局递交的“转让注册商标新申请书”上，也是吴某代华趣多公司在“受让人”处签名。也就是说，吴某在转让“雷迪”商标时，既“代表”转让方原告公司，也是受让方华趣多公司的代理人。由此，华趣多公司在受让“雷迪”商标时，应知道吴某没有得到原告公司的授权，无权代表原告做出转让商标的决定。在此情况下，华趣多公司仍以无须了解原告公司的内部管理为由，进而主张商标转让的效力，显然不能认为具有善意。另外，华趣多公司受让“雷迪”商标专用权系无偿取得，并未支付任何对价。虽然华趣多公司称，因上海雷迪公司使用“雷迪”字号在先，原告对商标予以抢注，故双方约定由原告在获得商标注册后，再无偿转让给上海雷迪公司指定的华趣多公司。但各被告并未就此提供书面证据，且上述意见也不能否认原告对“雷迪”注册商标享有合法权利。因此，“雷迪”商标被无偿转让并不合乎常理。结合前述对华趣多公司主观认知状态的分析，可确认华趣多公司在受让“雷迪”商标时，不符合善意第三人的条件，故吴某向华趣多公司转让“雷迪”商标的行为是无效民事行为，被告华趣多公司应向原告返还非法取得的第1638223号“雷迪”商标。
关于第二个争议焦点，原审法院认为，原告因注册商标被擅自转让而提起本案诉讼，为调查事实和参加诉讼，客观上确已支付相关费用，即因本案有实际损失，故对其主张的该项请求，可在合理的范围内予以支持。具体而言：第一，原告主张的支付给上海恒方知识产权咨询有限公司的律师费，并非支付给律师事务所，故该笔费用不能得到支持；第二，对原告主张的支付给上海市汇业律师事务所的律师费，原审法院根据本案纠纷的实际情况，确定属于合理开支范围的数额；第三，因香港律师意见书欲证明的被告吴某作为执行董事与原告公司之间的内部关系，已为上海市第一中级人民法院的生效民事判决书所证实，故原审法院不认可该笔费用为本案的合理费用；第四，对于原告主张的其他曾在上海市第一中级人民法院审理的案件中主张过的费用，因该判决明确表明不予处理涉及转让系争商标专用权的知识产权纠纷，故原审法院将对原告主张的费用中与本案有关的合理部分，根据案件的具体情况，酌情加以确定。
审理中，被告华趣多公司提出，原告提起本案诉讼，已超过诉讼时效期间。原审法院认为，本案是商标专用权权属纠纷，原告提起诉讼，是因为对注册商标的归属有争议，而请求法院予以确认。原告所行使的，类似于物权的确认请求权，而非基于商标专用权被侵犯而产生的债权请求权。根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条的规定，“当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩”。显然，本案原告行使的请求权不在此列，对该请求权不能适用诉讼时效的规定，故被告华趣多公司的主张不能成立。
此外，关于原告主张的要求确认被告上海雷迪公司与被告华趣多公司的商标许可使用合同无效，以及判令被告华趣多公司和被告上海雷迪公司立即停止使用“雷迪”商标的诉讼请求，涉及的法律关系与本案的商标专用权权属纠纷并非同一法律关系，故原审法院对其不予处理。在本案确认“雷迪”商标专用权归属之后，如原告认为被告的行为侵犯其商标专用权，可另行提起诉讼。
综上所述，原审法院认为，被告吴某在未获原告许可的情况下，擅自以原告名义对外转让其“雷迪”注册商标，侵犯了原告的权益；被告华趣多公司明知吴某无权转让原告商标，仍无偿受让，主观上不具有善意。两被告恶意串通，损害了原告的合法权益，故该转让商标的行为系无效民事行为，“雷迪”商标专用权应归原告所有。原告因其商标被不法转让而提起本案诉讼，被告吴某和被告华趣多公司应赔偿原告因本案而支出的合理费用。
综上所述，原审法院判决：一、被告吴某擅自将第1638223号“雷迪”注册商标转让给被告华趣多公司的行为无效；二、第1638223号“雷迪”注册商标专用权归原告雷迪公司所有，被告华趣多公司于判决生效之日起三十日内，将第1638223号“雷迪”注册商标返还原告雷迪公司；三、被告华趣多公司和被告吴某于判决生效之日起十日内，赔偿原告雷迪公司合理费用人民币30000元；四、驳回原告雷迪公司的其他诉讼请求。
华趣多公司、上海雷迪公司、吴某均不服，向上海市高级人民法院提起上诉。
法院认为，被上诉人雷迪公司作为“雷迪”注册商标的所有权人，该商标的转让应当得到其同意并经其明确授权。
关于“雷迪”注册商标的转让是否有效的问题。法院认为，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，违反诚实信用原则的交易行为不受法律保护。上诉人华趣多公司、上诉人上海雷迪公司均称，上海雷迪公司使用“雷迪”字号在先，雷迪公司系抢注“雷迪”商标，故双方约定由雷迪公司获得商标注册后，再无偿转让给上海雷迪公司指定的华趣多公司。但是，对于上述主张，华趣多公司以及上海雷迪公司均未能提供充分的证据加以证明，法院对该主张难以采信。虽然在向国家商标局递交的“转让注册商标申请书”上盖有被上诉人雷迪公司的公章，但是该盖章行为是作为被上诉人雷迪公司执行董事的上诉人吴某在未经公司董事会同意的情况下擅自作出的，且吴某擅自无偿将“雷迪”商标专用权转让给他人的行为，业已被上海市第一中级人民法院的生效判决确认为违反公司董事对公司所负有的忠实及勤勉的法定义务，侵害了雷迪公司的合法权益。上诉人华趣多公司受让“雷迪”注册商标专用权时未支付任何对价，系无偿取得；同时，华趣多公司系委托吴某代为办理“雷迪”注册商标转让注册事宜，吴某并在“转让注册商标申请书”上代表华趣多公司在“受让人”处签名，因此事实上吴某在转让“雷迪”商标时，既“代表”转让方雷迪公司，同时又是受让方华趣多公司的代理人。根据上述事实可以认定，华趣多公司在受让“雷迪”注册商标时，应当知道吴某并未得到雷迪公司的授权，无权代表雷迪公司作出转让该商标的决定。《中华人民共和国合同法》第五十条规定，法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。本案中，华趣多公司在受让“雷迪”注册商标时，应当知道作为被上诉人雷迪公司执行董事的吴某并未得到雷迪公司的授权，故吴某未经雷迪公司许可擅自将“雷迪”注册商标无偿转让给华趣多公司的代表行为无效。从而，吴某以雷迪公司名义与华趣多公司签订的“雷迪”注册商标无偿转让合同亦无效，上诉人华趣多公司应当向被上诉人雷迪公司返还“雷迪”注册商标专用权。原审法院适用《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项的规定认定涉案商标转让合同无效，属适用法律不当，应予纠正。但原审法院对该法条的适用，并不影响本案的实体处理结果。
关于上诉人华趣多公司以及上诉人吴某是否应当赔偿被上诉人雷迪公司合理费用的问题。法院认为，上诉人吴某在未获得雷迪公司授权的情况下，擅自以雷迪公司名义对外无偿转让“雷迪”注册商标，上诉人华趣多公司在应知吴某无权转让系争商标的情况下，仍无偿受让“雷迪”注册商标。被上诉人雷迪公司因其“雷迪”注册商标被不法转让而提起本案诉讼，并确实为调查事实和参加诉讼而支付了相关费用。因此，被上诉人雷迪公司因本案而遭受了实际损失，原审法院在合理范围内确定吴某和华趣多公司应赔偿雷迪公司因本案而支出的合理费用，并无不当。
关于本案是否适用诉讼时效的问题。法院认为，包括商标在内的知识产权是一种无形财产权，本案又是一起商标专用权权属纠纷，被上诉人雷迪公司行使的是确认涉案注册商标专用权权利归属的请求权。因此，上诉人华趣多公司主张对本案商标权权利归属的确认请求权适用诉讼时效制度，缺乏法律依据，法院不予支持。
综上所述，原审判决认定事实基本清楚，判决结果正确，应予维持。上海市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。
◎ 案例评析
本案的焦点集中于当事人双方的商标转让许可合同的效力问题。本案中，雷迪公司执行董事吴某在未经公司董事会同意的情况下擅自将注册商标无偿转让给华趣多公司，其行为违反公司董事对公司所负有的忠实及勤勉的法定义务，侵害了雷迪公司的合法权益。华趣多公司无偿受让注册商标，并且委托吴某办理商标转让事宜，吴某在“转让注册商标申请书”上代表华趣多公司在“受让人”处签名，构成“双方代理”行为，因此华趣多公司受让注册商标不具有善意。华趣多公司应当知道吴某未获得公司董事会同意而擅自转让注册商标的事实，因此不构成表见代理行为。法院认定吴某与华趣多公司属于恶意串通，损害雷迪公司的合法利益，从而以违反《合同法》第五十二条第二款为由，认定商标转让合同无效。从本案中可以看出，民事活动应当遵循诚实信用原则，违反诚实信用原则的交易行为不受法律保护。
本案中涉及商标确权案件能否适用诉讼时效问题。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。诉讼时效针对请求权，与诉讼时效有相似之处的除斥期间针对形成权与请求权。知识产权由于其权利客体的非物质性，是一种新型的财产权，本案是商标专用权权属纠纷，当事人请求确认商标专用权的权属，行使的是类似于物权的确认请求权，而非基于商标专用权被侵犯而产生的债权请求权，因此不适用诉讼时效制度。同时，根据最高人民法院民事审判第二庭编著《最高人民法院关于民事案件诉讼时效司法解释理解与适用》中的内容，停止侵害，消除影响，赔礼道歉请求权同样不适用诉讼时效的规定。
