——成都市棒棒娃实业有限公司与四川张飞牛肉有限公司确认不侵犯注册商标专用权及商标侵权纠纷上诉案
案件要旨
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵权警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，人民法院应当受理被警告人或者利害关系人提起的请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼。提起知识产权确认不侵权诉讼，权利人向他人发出具有针对性的侵权警告为法院受理该诉讼的前提条件之一，权利人宽泛的维权表态行为不属于司法解释中的侵权警告。
◎ 案情简介
中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的第3471308号的商标注册证载明：商标为“張飛文字及京剧脸谱”；注册人为四川龙盛张飞牛肉有限公司；注册有效期限为2004年7月21日至2014年7月20日；核定使用商品为第29类肉、肉片、肉干、肉松、牛肉清汤汤料、牛肚、腌肉、肉冻、肉罐头等。2004年7月该注册商标变更注册人名义为张飞牛肉公司。张飞牛肉公司在商品包装袋实际使用“張飛文字及京剧脸谱”商标时与第653173号“圆形人头像及张飞”商标结合使用，其在商品包装袋正面使用戏剧脸谱及“張飛”字样，包装袋下方为第653173号“圆形人头像及张飞”商标，背面左上方为白底黑色大字“張飛”及产品介绍等。张飞牛肉公司生产牛肉佐餐、休闲、旅游礼品盒及罐头系列产品共计100余种。为了宣传其“张飞牛肉”品牌，张飞牛肉公司投入较大资金在多种媒体进行了广告宣传。张飞牛肉公司在全国各地开设专卖店，并获得多项省级、国家级荣誉。
棒棒娃公司生产并销售的“桃园演义”五虎上将之张飞牛肉，其包装袋底版总体为黄色；左边近1/2的篇幅位置使用了张飞的川剧戏剧脸谱；右上角有竖排的较大的黑色字体的“桃園演義”；“桃園演義”旁有与包装袋底版同色系但稍深的竖排的“蜀三国风流人物「五虎上将之」张飞”字样；其下为较大字体的红底加框白字“牛肉”字样；包装袋中下位置为半黑边深酱色底版白字的“張飛”；包装袋右下角有与包装袋底版同色系但稍深一圆圈，其中包含棒棒娃图及文字商标及“中国驰名商标”和“国家级农业产业化重点龙头企业荣誉出品”字样，整个圆圈大小相当于“牛肉”其中一个字的大小，其棒棒娃商标图及文字商标整体略小于“張飛”中的一个字的大小。该包装袋背面右中下方为完整的张飞川剧脸谱，其左下方为半黑边深酱色底版白字的“張飛”；包装袋背面上方四分之一的版面为名为“喝好酒、吃牛肉”的文字介绍；中左方为地图；左下方为产品名、配料、生产日期、产地、制造商等信息；包装袋背面没有出现“棒棒娃”商标。
原审法院另查明，四川电视台播出了一则报道，讲述一女子在购买“张飞牛肉”时买到了“桃园演义”五虎上将之张飞牛肉，其称口味不如从前，要求卖场予以解释的经过。后“阆中古城新闻在线”及张飞牛肉公司在其网站上以视频及文字、截图方式予以转载。“天涯社区”及“网上糖酒会论坛”上有网民发帖，对张飞牛肉公司及棒棒娃公司生产、销售的“张飞牛肉”进行评论。
◎ 法院判决
原审法院经审理认为：
一、关于本诉。原审法院认为，“阆中古城新闻在线”转载四川电视台的报道的行为与张飞牛肉公司无关。网络论坛上的评论系不特定网民对其所购、所尝、所知的商品的自由评论，与张飞牛肉公司也无关。张飞牛肉公司在其网站上转载四川电视台的报道的行为并非构成对棒棒娃公司的侵权警告。棒棒娃公司虽然主张张飞牛肉公司在成都欧尚、红旗超市等各大超市卖场进行打假，并要求超市方对棒棒娃公司生产的牛肉产品进行下架处理，但没有举出相应的证据予以证明，原审法院对该主张不予支持。为此，原审法院认为棒棒娃公司的起诉不符合法律规定，应当予以驳回。
二、关于反诉。原审法院认为，张飞牛肉公司依法取得第3471308号“張飛文字及京剧脸谱”商标注册证，对该商标依法享有专用权。该商标为文字“張飛”及戏剧脸谱图的组合商标，二者均构成商标的主要组成部分。张飞牛肉公司实际使用该商标时，其在商品包装袋正面显著位置使用戏剧脸谱及“張飛”字样，二者组合起来构成包装袋的主要画面，具有显著的识别性。原审法院同时认为，棒棒娃公司生产并销售的涉案的“桃园演义”五虎上将之张飞牛肉商品，与涉案商标核定使用的商品种类相同。其包装袋正面近1/2的篇幅使用了戏剧脸谱，并在脸谱的右下方位置用较大字体标注了与涉案商标文字部分相同的“張飛”字样。从相关公众的一般注意力角度出发，其给人的视觉整体印象是张飞戏剧脸谱和张飞牛肉。虽然将涉案商品包装袋与张飞牛肉公司的涉案商标的脸谱进行仔细对比，会发现两者存在一定差别，即涉案商品包装袋上的脸谱为川剧张飞脸谱造型，而涉案商标的脸谱为京剧张飞脸谱造型，但是，由于戏剧脸谱的构图较为复杂，在普通消费者以一般注意力，凭其对包装袋外部设计的一般印象去识别商品的情况下，戏剧脸谱的差别就会被弱化，“同为戏剧脸谱”的印象则会被保留下来，而突出的“張飛”字样更会加强这种“相同”的印象。一般消费者就会将涉案产品误认为来源于张飞牛肉公司或与张飞牛肉公司有一定的关联。棒棒娃公司的涉案“桃园演义”五虎上将之张飞牛肉包装袋对一般消费者构成误导，足以造成市场混淆。而其“棒棒娃”商标位于右下角，与包装袋底版同色系，且字体极小，不易发现。戏剧脸谱与“張飛”的组合使用构成与张飞牛肉公司的涉案商标的近似；“張飛”的使用构成与涉案商标中的“張飛”相同，作为产品包装装潢构成与涉案商标的近似。棒棒娃公司在涉案牛肉产品包装袋上突出使用张飞脸谱及文字的行为，侵犯了张飞牛肉公司对第3471308号“張飛文字及京剧脸谱”注册商标的专用权。
原审法院在综合考虑侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉以及张飞牛肉公司的合理支出等因素后，酌定棒棒娃公司承担赔偿经济损失以及合理开支共计5万元的民事责任，并由棒棒娃公司在《四川日报》上向张飞牛肉公司登报以消除影响。由于赔礼道歉不属于侵犯商标权应承担的民事责任形式，该院对张飞牛肉公司要求棒棒娃公司赔礼道歉的主张不予支持。
棒棒娃公司不服原审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。其上诉请求为：1.依法撤销原判决，予以改判；2.依法改判上诉人不侵犯被上诉人拥有的第3471308号注册商标专用权，驳回被上诉人在原审中的所有反诉请求。
棒棒娃公司诉称：原审判决认为被上诉人的行为不构成对上诉人的侵权警告是错误的。上诉人在原审中提交的四川电视台的新闻报道、网络论坛上的评论、被上诉人公司网站上的维权报道等证据，均证明了双方当事人之间存在实质性争议事实，即上诉人生产、销售的“桃园演义”牛肉产品包装打擦边球是否构成对被上诉人权利的侵害。被上诉人通过媒体公开告知社会公众上诉人侵权，公开表示即将采取维权措施，该行为已构成对上诉人的侵权警告。
关于原审判决的反诉。（一）“張飛”文字不具备显著性。（二）“张飞牛肉”是一种食品的通用名，是“保宁干牛肉”的别称。 “张飞牛肉”作为一种食品的通用名，与被上诉人拥有的第3471308号注册商标也有本质性区别。（三）上诉人产品包装袋的装潢不会造成公众的误认。
张飞牛肉公司答辩称：（一）上诉人在原审中的本诉不符合起诉条件，至于四川电视台的新闻报道和网络论坛上的评论，上诉人没有证据证明上述行为与张飞牛肉公司有关。张飞牛肉公司作出的将维权的表示是宽泛的行为，不构成对上诉人的侵权警告。 （二）本案所涉的张飞牛肉公司的注册商标具有显著性，为了彰显该商标的显著性，进行了大量的广泛宣传和推广。（三）张飞牛肉公司生产的是系列牛肉产品，不仅是保宁干牛肉。（四）棒棒娃公司在其牛肉商品包装袋的显著位置使用与本案所涉的张飞牛肉公司的注册商标相近似的标识，侵犯了张飞牛肉公司的商标专用权。
一、关于棒棒娃公司提起的确认不侵犯注册商标专用权诉讼是否符合起诉条件
第一，棒棒娃公司提交的《公证书》中记载的网民的评论不能证明属张飞牛肉公司的行为，网评内容也不能反映是张飞牛肉公司在实施侵权警告。第二，虽然棒棒娃公司主张张飞牛肉公司网站上出现的“棒打张飞神秘女闯卖场维权”的文章是网络上传在先，报刊登载在后，故不是转载，但其未能提交证据证明此文章系张飞牛肉公司撰稿，也无证据显示文章中描述的“神秘女”是张飞牛肉公司的工作人员，更不能说明其行为代表张飞牛肉公司的行为。第三，张飞牛肉公司及公司负责人表态维权，该表态是宽泛的维权表态行为，无针对性，不能说明是针对棒棒娃公司这一特定的主体发出了侵权警告，故不构成侵权警示。第四，棒棒娃公司所举证据不能反映其产品被超市方下架处理及销售收入下滑与张飞牛肉公司实施了某种行为有关。综上所述，棒棒娃公司的起诉不符合法定受理条件。
二、关于棒棒娃公司的涉案商品包装装潢是否构成了对张飞牛肉公司第3471308号注册商标的侵权
张飞牛肉公司拥有的第3471308号“張飛文字及京剧脸谱”注册商标具有较强的显著性和一定的知名度，应当给予较强的保护。该商标经国家商标局注册、授权即证明其自身固有的显著性。
第3471308号注册商标是“張飛文字及京剧脸谱”的组合商标，其中“張飛”二字是该商标中的显著部分。首先，中文字“張飛”能准确地传达信息、清楚地表达意思，是视觉传播中的重要部分。其次，“張飛”二字在商标中有易认、易记、易呼，并能够借助于一切可以传递的语言文字符号的各种载体和媒介进行传播。张飞牛肉公司的第3471308号注册商标中无论从消费者认读还是传播中都是以“張飛”两个中文字为核心。总之，在传播和识别商品时，无论从读音还是从文字字形来看，“張飛”二字都是区别“張飛”牌牛肉和其他品牌牛肉的最主要的标志。上诉人关于“張飛”文字不具备显著性的主张不能成立，法院不予支持。
从棒棒娃公司牛肉产品的外包装看：在商品包装正面没有标注生产厂家名称、地址。棒棒娃公司自身商标标识又较小，不易被消费者识别。棒棒娃公司生产的“桃园演义”五虎上将之张飞牛肉商品包装为浅黄色，包装正面使用的“張飛”二字为酱色底板白字体，将“張飛”二字突出并置于包装正面的接近中心的部位，位置较显眼，使“張飛”二字显得较突出。而其牛肉商品包装上突出使用的“张飛”二字在字体、字形、字义与张飞牛肉公司的第3471308号注册商标中的文字部分“张飛”相同。其包装近1/2的篇幅使用了张飞的脸谱并配以“张飛”字样。综上所述，棒棒娃公司牛肉产品的外包装容易使消费者认为这种标有“張飛”字样的牛肉商品就是张飞牛肉公司生产的“張飛”牌系列牛肉商品中的一种或是与“張飛”牌系列牛肉存在某种联系，足以造成误认。棒棒娃公司的上述使用行为，侵犯了张飞牛肉公司第3471308号“張飛文字及京剧脸谱”注册商标专用权。棒棒娃公司认为“张飞牛肉”是食品通用名，且其包装装潢不会误导公众的上诉理由不能成立，法院不予支持。
◎ 案例评析
本案中，争议焦点主要集中在关于棒棒娃公司提起的确认不侵犯注册商标专用权诉讼是否符合起诉条件；棒棒娃公司的涉案商品包装装潢是否构成了对张飞牛肉公司注册商标的侵权。
一、提起确认不侵权之诉以权利人向他人发出侵权警告为前提
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 》第十八条规定：权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。
在北京天堂公司与南京烽火公司确认不侵犯著作权纠纷管辖权异议案［（2011）民提字第48号］中，最高人民法院认为，确认不侵犯专利权之外的其他确认不侵犯知识产权之诉是否具备法定条件，应参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定进行审查；人民法院受理当事人提起的确认不侵权之诉，应以利害关系人受到警告，而权利人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为前提。
本案中，棒棒娃公司诉称，四川电视台的新闻报道、网络论坛上的评论、张飞牛肉公司网站上的维权报道等证据，均证明了双方当事人之间存在实质性争议事实，即棒棒娃公司生产、销售的“桃园演义”牛肉产品包装打擦边球是否构成对张飞牛肉公司权利的侵害。张飞牛肉公司通过媒体公开告知社会公众上诉人侵权，公开表示即将采取维权措施，该行为已构成对棒棒娃公司的侵权警告。
确认不侵权之诉制度的设置目的是防止权利人滥用权利，防止他人陷入对自身行为是否构成侵权的不确定状态，从而维护投资和经营活动安全。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 》第十八条中所指的“侵权警告”，是指权利人针对具体侵权人发出的侵权警告。
本案中，张飞牛肉公司网站上出现的“棒打张飞神秘女闯卖场维权”的文章，不能证明此文章系张飞牛肉公司撰稿，也无证据显示文章中描述的“神秘女”是张飞牛肉公司的工作人员或者该“神秘女”是代表张飞牛肉公司进行维权行为。张飞牛肉公司负责人的维权表态行为无针对性，不能说明是针对棒棒娃公司这一特定的主体发出了侵权警告，故不构成侵权警告。法院因此驳回了棒棒娃公司确认不侵权之诉。
由此可见，要认定为司法解释中的“发出侵权警告”，首先发出侵权警告要为权利人实施的行为；其次发出对象为具体主体，对象宽泛的维权表态不认为是侵权警告。发出侵权警告的对象不一定必须是单独主体。在广州市兆鹰五金有限公司与王某确认不侵犯专利权纠纷上诉案中，浙江省高级人民法院认为兆鹰公司于2007年4月连续在《义乌商报》上发表《严正声明》，声称将追究相关侵权人的法律责任。虽然从形式上看，《严正声明》指向的对象和范围是不特定的，但由于《严正声明》是针对义乌市范围内的生产、销售水烟筒产品的企业，而根据二审查明事实，在义乌市范围内生产或销售水烟筒产品的企业共有20余家，数量有限，且嗣后，兆鹰公司在金华中级人民法院对义乌市范围内水烟筒产品的生产或销售者陆续提出多起专利侵权诉讼。故兆鹰公司发布的《严正声明》针对的对象实际上是可以确定的。王某作为义乌市水烟筒产品的生产者，虽然没有单独收到兆鹰公司发出的具体侵权警告信，但兆鹰公司的《严正声明》及嗣后采取的一系列诉讼行为将在客观上使王某处于不安境地，使其产生合理的诉讼顾虑。
兆鹰公司虽然没有单独向他人发出侵权警告，但其侵权警告有具体的范围，具有针对性。
二、将他人注册商标显著部分作为包装装潢可能构成商标侵权
《中华人民共和国商标法实施条例》（2002）第五十条第一款（一）项规定，在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于给他人的注册商标专用权造成损害的行为。本案中，张飞牛肉公司的注册商标为文字和图案组合商标。其中的川剧脸谱图案比较复杂，以一般消费者的注意力难以仔细观察，所以，“张飞”二字加上脸谱图案就构成一般消费者对于张飞牛肉公司注册商标的一般印象，并且“张飞”二字是该商标的显著部分。棒棒娃公司在其包装显著位置使用“张飞”二字加京剧脸谱图案，“张飞”二字占包装大部分面积，并且在包装正面没有标注生产厂家。京剧脸谱与川剧脸谱虽然有细微区别，但以一般消费者的注意力一般不会注意到，起到主要识别作用的是“张飞”二字。消费者在看到“张飞”二字加脸谱图案就会将产品与张飞牛肉公司产生联系，因此棒棒娃公司将张飞牛肉公司的注册商标的显著区别部分在其商品包装主要位置上使用，使消费者对商品来源产生混淆，侵犯了张飞牛肉公司的商标专用权。
