——苏州鼎盛食品公司与苏州市工商局商标侵权行政处罚纠纷案
案件要旨
侵犯商标专用权意义上的混淆，指的是被诉侵权人使用争议商标的行为存在使相关公众产生混淆可能性，其中的使用行为，须为商标性使用。工商行政机关在对商标侵权行为作出处罚时，要遵循过罚相当原则，作出的行政处罚要与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。如果工商行政机关的处罚决定显失公平，则法院可判令行政机关变更其处罚决定。
◎ 案情简介
原审原告鼎盛公司系一家专业从事生产、加工（焙）烘烤制品并销售公司自产产品的外商独资企业。其分别于2003年1月、2006年9月、2008年10月及2010年2月注册取得第3003766号、第4155628号“艾维尔I Will”文字及图商标、第5063450号“爱维尔”文字商标及第6289718号“爱维尔I will”文字及图商标，核定使用商品均为第30类“蛋糕、面包、月饼等”。
2009年6月23日，原审原告鼎盛公司与浙江健利包装有限公司签订订购合同，约定由浙江健利包装有限公司为鼎盛公司制作涉案标有标识（以下称为“I will爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识）的礼盒、手拎袋、单粒包等包装产品。2009年8月，鼎盛公司开始生产月饼，并将其当年度所生产的月饼划分为“秋爽”、“美满”、“星月”、“和谐”以及涉案的“乐活”等总计23个类别，同时制作相应的广告宣传目录册。2009年9月初，鼎盛公司将上述月饼投放市场，主要通过鼎盛公司在苏州市范围内的63家爱维尔直营店、加盟店销售、直接向公司订货及临时聘请外来人员以销售礼品券的方式进行销售。鼎盛公司在涉案“乐活”款月饼的手拎袋、内衬及月饼单粒包装盒外侧左下角显著位置均标注“I will爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识，手拎袋两侧同时标注有生产商鼎盛公司名称、电话、厂址等信息。
第三人东华公司经国家商标局核准于 2009年7月14日取得第5345911号（以下简称“乐活LOHAS”）注册商标，核定使用商品为第30类“糕点；方便米饭；麦片；冰淇淋”，目前尚未在产品上使用该商标。 2009年9月8日，被告苏州工商局接到举报称原审原告鼎盛公司生产销售的“乐活 LOHAS”等月饼有商标侵权嫌疑，故展开相应调查。查明鼎盛公司在当年生产销售的 23款月饼中有一款月饼使用“乐活 LOHAS”商标，根据当事人的销售记录，截至2009年9月20日，“乐活LOHAS”月饼已销售10200盒，标价119元／盒，计货值为1 213 800元。苏州工商局于2010年3月4日及2010年4月12日两次就该行政处罚一案举行听证。2010年6月11日，苏州工商局作出苏工商案字（2010）第00053号行政处罚决定，认定鼎盛公司的行为属于《商标法》第五十二条第（一）项所规定的侵犯注册商标专用权的行为，依据《商标法》第五十三条以及《商标法实施条例》第五十二条的规定，对鼎盛公司作出了责令停止侵权行为并罚款人民币50万元的行政处罚决定。该具体行政行为作出后，鼎盛公司不服并于2010年6月29日向苏州市人民政府申请行政复议。苏州市人民政府经审理后认为苏州工商局的处罚决定认定事实清楚，证据确凿，程序合法，内容适当，于2010年8月27日作出（2010）苏行复第148号行政复议决定书，决定维持苏州工商局作出的苏工商案字（2010）第00053号工商处罚决定。鼎盛公司对此仍不服，遂向法院提起行政诉讼。
◎ 法院判决
一审法院认为：原告鼎盛公司对涉案标识的使用构成商标意义上的使用，与“乐活LOHAS”注册商标相比，两者构成近似。本案是否构成商标侵权的争议主要在于应否考虑混淆，但若他人使用标志的行为使这种联系受到削弱或影响，从而对商标权人使用注册商标产生实质性妨碍的，则无须考虑是否混淆。本案中，爱维尔品牌在特定区域范围内具有相对较强的知名度，鼎盛公司在该区域大量使用涉案标识会使相关公众在“乐活LOHAS”与“I will爱维尔”之间建立起某种关联，从而客观导致东华公司与其注册的“乐活LOHAS”商标的联系被割裂。故鼎盛公司使用“乐活LOHAS”的行为构成对东华公司注册商标专用权的侵害。因此，一审法院认为苏州市工商局作出的处罚决定符合法律规定，判决驳回原告鼎盛公司的诉讼请求。
鼎盛公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院认为，二审的争议焦点为：被上诉人苏州工商局作出的苏工商案字（2010）第00053号行政处罚决定是否合法。上诉人鼎盛公司对“I will爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识的使用系商标性使用，该标识与东华公司“乐活LOHAS”注册商标构成近似，其行为侵害了东华公司注册商标专用权。被上诉人苏州工商局认定鼎盛公司的行为侵犯注册商标专用权，并作出责令停止侵权行为的行政处罚正确，但其作出罚款50万元的行政处罚显失公正。具体理由是：
我国《商标法》第五十三条规定，工商行政管理部门在处理侵犯注册商标专用权纠纷时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，并可处以罚款。对该条款的正确理解应当是工商行政机关对商标侵权行为作出行政处罚时，在责令立即停止侵权行为的同时，可以对是否并处罚款作出选择。因此，工商行政机关在行使该自由裁量权时，应当根据《行政处罚法》第四条第二款确立的“过罚相当原则”，综合考虑处罚相对人的主观过错程度，违法行为的情节、性质、后果及危害程度等因素，决定是否对相对人并处罚款。本案中，上诉人鼎盛公司使用的诉争标识与被上诉人东华公司的“乐活LOHAS”注册商标构成近似商标，其行为构成商标侵权，苏州工商局作为查处侵犯注册商标专用权行为的行政机关，有权依据我国商标法对其违法行为予以查处并作出处罚，但其在责令鼎盛公司停止侵权行为的同时并处50万元罚款，并未考虑以下应当考虑的因素：
第一，在“乐活LOHAS”注册商标核准之前，上诉人鼎盛公司就进行了相应的包装设计并委托生产，鼎盛公司不存在攀附被上诉人东华公司注册商标声誉的主观恶意。
第二，“乐活LOHAS”商标于2009年7月核准注册，被上诉人苏州工商局对上诉人鼎盛公司的侵权行为于2009年9月查处、2010年6月作出行政处罚决定。因鼎盛公司的侵权时间非常短暂，且涉案注册商标尚未实际使用，故鼎盛公司的侵权行为对商标权人东华公司并未造成实际损害后果。
第三，从“I will爱维尔”与“乐活LOHAS”连用的标识使用情况来看，上诉人鼎盛公司仅是在2009年中秋月饼的促销活动中使用该标识，且作为该年度中秋23款系列月饼中的一款，鼎盛公司并未对使用该标识的月饼进行专门、广泛、大量的宣传，其对商品的销售模式也仅限于其专卖店销售或直接推销。加之“乐活LOHAS”注册商标因未使用不存在市场知名度，尚未造成市场中相关公众实际的混淆和误认，故其侵权行为和情节显著轻微。
基于以上因素，被上诉人苏州工商局在对上诉人鼎盛公司进行行政处罚时，责令其停止侵权行为即足以达到保护注册商标专用权以及保障消费者和相关公众利益的行政执法目的，但苏州工商局未考虑鼎盛公司上述主观上无过错，侵权性质、行为和情节显著轻微，尚未造成实际危害后果等因素，同时对鼎盛公司并处50万元罚款，使行政处罚的结果与违法行为的社会危害程度之间明显不适当，其行政处罚缺乏妥当性和必要性，应当认定属于显失公正的行政处罚。据此，江苏省高级人民法院判决：
一、撤销江苏省苏州市中级人民法院 （2011）苏中知行初字第0001号行政判决；
二、变更2010年6月11日江苏省苏州工商行政管理局作出的苏工商案字 （2010）第00053号行政处罚决定“1.责令停止侵权行为，2.罚款人民币50万元”为“责令停止侵权行为”。
◎ 案例评析
本案中，侵权人先于注册商标持有人使用该商标，主观上不存在攀附注册商标声誉的恶意；于侵权认定方面，权利人注册商标并未实际使用不存在市场知名度，相关公众尚未产生实际混淆；于行政处罚方面，侵权时间较短，未对权利人产生实质上的损害。二审法院在判决时，充分考虑本案的特殊性，笔者认为其判决结果比较合理。
一、存在混淆可能性即可认定商标侵权
我国2001年《商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，属于侵犯注册商标专用权的行为。2013年新《商标法》将原五十二条第一款拆分为两项，增加了“容易导致混淆”的表述，但仍然未明确使用“产生混淆可能性”的表达。商标的主要功能在于区分商品、服务的提供者，在相同或类似的商品、服务上使用相同或近似的商标，容易使相关公众对商品和服务的提供者产生误认，从而削弱了商品与商标、商标与提供者的联系。混淆理论的基础则是为了保护这种联系不被切断，其以产生混淆可能性来作为这种特定联系是否受到削弱的标准。商品类别是否类似，商标是否近似是判断是否产生混淆的因素之一；市场上实际产生了混淆，是存在混淆可能性的表现之一。因此，判断是否侵犯商标专用权，要判断是否产生混淆可能性，而非要求这种可能性已经实际发生。
二、产生混淆可能性的使用行为须为商标性使用
《商标法》保护权利人的商标专用权，其实质是保护积累其上的商誉，从而保护该商誉带给权利人的经济利益。如果他人以能够产生混淆的方式使用权利人的商标，但是其使用方式为非商标性使用，则不会对权利人的经济利益产生不利影响。因此，要判断是否存在混淆可能性，先要判断被诉侵权人的使用方式是否为商标性使用。
何为商标性使用，在学界一直存在争议，2013年新修订的《商标法》规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。根据法条规定可见，产生“识别商品来源”的作用，是判断是否为商标性使用的关键。
具体到本案中，鼎盛公司在其月饼包装上将“I will爱维尔”与“乐活LOHAS”连用，并且并未突出使用自己的“爱维尔”系列注册商标，反而将“乐活LOHAS”标识做了突出处理。因此，江苏省高级人民法院认为“从涉案‘I will爱维尔’与‘乐活LOHAS’连用标识的实际使用情况来看，无法看出‘乐活LOHAS’的使用方式属于其注册商标或‘I will爱维尔’商标项下的一种款式名称，‘乐活LOHAS’与‘I will爱维尔’连用后作为一个整体标识，起到区别商品来源的功能，属于商标性使用”。
三、行政处罚需遵循过罚相当原则
我国《行政处罚法》第四条规定，行政处罚遵循公正、公开的原则。设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。因此，如果行政处罚决定违反其中第二款规定的过罚相当原则，则该行政处罚显失公正。
本案中，被诉侵权人的使用行为构成商标侵权行为无疑，其特殊性在于，注册商标持有人并未实际使用其注册商标，反而侵权人在相关领域具有一定的影响力。法院在认定侵权时，并未受商标权人未实际使用从而未产生实际混淆这一事实的影响，正确运用混淆理论认定已经被诉侵权人的行为性质；在判断该行政处罚是否与侵权行为相适应时，法院也根据侵权人的主观恶意、实际产生的损害、权利人的市场知名度等方面，综合判断该处罚决定是否违背过罚相当原则。
江苏省高级人民法院认为，“在‘乐活LOHAS’注册商标核准之前，上诉人鼎盛公司就进行了相应的包装设计并委托生产，鼎盛公司不存在攀附被上诉人东华公司注册商标声誉的主观恶意”；“鼎盛公司的侵权时间非常短暂，且涉案注册商标尚未实际使用，故鼎盛公司的侵权行为对商标权人东华公司并未造成实际损害后果”；“从‘I will爱维尔’与‘乐活LOHAS’连用的标识使用情况来看，上诉人鼎盛公司仅是在2009年中秋月饼的促销活动中使用该标识，且作为该年度中秋23款系列月饼中的一款，鼎盛公司并未对使用该标识的月饼进行专门、广泛、大量的宣传，其对商品的销售模式也仅限于其专卖店销售或直接推销。加之‘乐活LOHAS’注册商标因未使用不存在市场知名度，尚未造成市场中相关公众实际的混淆和误认，故其侵权行为和情节显著轻微。”
综上可见，注册商标的实际使用情况，对于判断行政处罚是否适应侵权行为，是需要重点考察的因素之一。
