——迈安德公司与牧羊集团公司侵害注册商标专用权纠纷案
案件要旨
成员企业一般指总公司下并列的子公司。根据《公司法》基本原则，子公司与总公司在法律责任承担方面，是相互独立的商事主体。相关判决显示，对于总公司的注册商标，在总公司没有明确限制的情况下，成员企业为彰显其成员身份，在经营活动中以规范的方式在合理范围内使用总公司注册商标，无不正当性，不构成商标侵权。
◎ 案情简介
牧羊公司设立于1996年1月。2003年1月9日，牧羊公司聘请徐某任公司常务副总裁，聘期自2003年1月9日至2003年12月31日。牧羊公司分别于1999年3月7日、1999年3月14日、2006年4月21日、2006年6月21日经核准注册了第1253437号、第1255640号、第3867365号“牧羊MUYANG及（图略）”商标及第3962804号“（图略）”商标，核定使用商品均为第7类（饲料加工成套机器设备……干燥机、搅拌机……输送机、提升机……）。2005年6月22日，注册号为第1253437号的“牧羊MUYANG及（图略）”商标，被国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）认定为驰名商标。
迈安德公司设立于2002年11月，其前身为江苏润扬线缆制造有限公司，于2003年8月更名为迈安德公司。2003年7月15日，江苏润扬线缆制造有限公司召开股东会，同意增加徐某为公司新股东，并出任该公司董事长。2003年8月18日，牧羊公司向江苏省工商行政管理局出具证明一份，确认经牧羊公司董事会决定同意“江苏润扬线缆制造有限公司”名称变更时可以使用“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”的名称。迈安德公司成立初期其经营场所设在牧羊公司内，直至2004年7月才搬迁新址。
2003年4月19日，牧羊公司董事会的全部五名董事徐某辉、徐某、范某、李某、许某于扬州市上岛咖啡馆商议达成了《上岛协议》，该协议于2004年2月28日经五名董事签字生效。协议第三条第（二）项约定：“共同事业创业股：指本协议项下五名董事为了共创牧羊事业增进相互友谊，全面提升江苏牧羊集团公司品牌的经营价值，允许五名董事中任何一名董事可以投资注册公司（包括独资及与他人合资、合作设立公司），由创设新公司的董事将其投资新创设公司注册资本的10%股份无偿分配给包括其在内的本协议项下五位董事，即每一董事拥有其中的2%，并签订《共同事业创业股委托代管协议》。”第（八）项约定：“如本协议项下董事设立的公司可以有偿使用‘牧羊’注册商标及在公司名称中使用‘牧羊’二字，也可以为牧羊公司的成员单位，但必须同时满足：①根据商标法的规定，并经牧羊公司董事会批准，由牧羊公司与新设公司签订商标许可使用合同，许可新设公司使用‘牧羊’商标。新设公司在使用商标过程中应注意事项及有关义务由《‘牧羊’注册商标许可使用合同》中约定。②为加强对董事投资公司使用‘牧羊’冠名权或‘牧羊’注册商标行为的监督和管理，有效防止损害牧羊公司商业信誉的现象发生，该公司应当设立共同事业创业股。”该协议附件包含《“牧羊”注册商标许可使用合同》文本和《共同事业创业股委托代管协议》。
2004年2月28日，牧羊公司当时的五位董事（徐某辉、范某、李某、许某为甲方，徐某为乙方）共同签署了《江苏牧羊集团大股东之间的共同事业创业股委托代管协议》，约定乙方将其注册公司（迈安德公司）注册资本的8%（剔除乙方2%外）作为共同事业创业股给甲方享有股东的受益权。同日，徐某辉与徐某签订《“牧羊”注册商标许可使用合同》，合同约定，牧羊公司准许迈安德公司使用的商标名称、注册证号：1.商标名称为“牧羊”牌；2.“牧羊”牌注册证号：第1253437号；3.“牧羊”牌注册图案为：注册证号为第125343号（7）中的图案；4.“牧羊”字号。对于许可使用的商品及期限均未明确约定（相关栏目均为空白）。合同第四条还约定：鉴于迈安德公司借助“牧羊”品牌优势，旨在减少进入新领域新市场的阻力和成本，迅速拓展所经营产品的市场空间，同时提升了江苏牧羊集团品牌的经营价值，因此不需要向牧羊公司支付“牧羊”注册商标许可使用费。2004年2月26日和2004年5月4日，牧羊公司召开了两次董事会会议。2004年2月26日董事会会议纪要载明：“1.根据《上岛》协议，董事成立公司一年后，应主动辞去在集团公司担任的行政职务；……5.因牧羊公司发展需要，目前办公面积较为紧张，同意要求迈安德公司加快新区建设速度，于6月底前全部搬离工程技术中心。”2004年5月4日牧羊公司董事会会议纪要载明：“三、关于董事价值及平台使用问题：……2.迈安德、隆的公司界定为集团成员企业，相关资源的使用在保证集团利益不受损害的前提下优先使用，公司对使用相关资源制定程序，定价在核算基础上交董事会讨论。”
为了规范牧羊公司及其成员企业对企业标识的使用，牧羊公司自1998年开始使用视觉识别系统，并在2003年进行了完善，集团公司内部按照该系统要求使用集团标识。其中：1. PART A\\4，企业简称、中英文组合：上面是“牧羊集团”，下面是“MUYANG GROUP”，字体由方正综艺体演变而来；2. PART A·，标识、企业简称组合，左为羊头图形，右上为“牧羊集团”，右下为“MUYANG GROUP”；3. PART A\\10，标识、企业简称、子公司全称组合：羊头图形在左，右边分为上下两排，上排左为“牧羊集团”和右为“MUYANG”，下排企业中文全称在上和企业英文名称全称在下。牧羊公司下属的牧羊粮食机械工程公司、牧羊仓储工程有限公司等均按该规定规范使用企业标识。
迈安德公司在经营活动中，使用了带有“牧羊”和“（图略）”的相关标识，具体如下：在企业宣传画册（油脂工程及淀粉机械）中使用了“（图略）”（左）+牧羊集团及MUYANG GROUP （右上）+迈安德公司的企业名称（右下）组合及“牧羊·迈安德”（下面对应各自汉语拼音）和“（图略）”（左）+牧羊集团（右上）+MUYANG GROUP （右下）组合；在迈安德公司网站的网页上及信封上使用“（图略）”（左）+牧羊集团及MUYANG GROUP （右上）+迈安德公司的企业名称（右下）组合。
2009年1月5日，牧羊公司向迈安德公司发函两份，《警示函》认为迈安德公司未经牧羊公司许可在其宣传画册中使用了牧羊公司的厂容厂貌图片、企业荣誉和资质、设备图片、集团成员标识，宣称为牧羊公司的专业品牌，侵犯了牧羊公司的知识产权，要求迈安德公司立即停止侵权行为。另一份函则认为牧羊公司并未许可迈安德公司使用其字号，要求迈安德公司在2009年3月10日前停止使用“牧羊”字号。
2009年1月20日，牧羊公司向一审法院提起诉讼，请求判令：迈安德公司立即停止侵犯牧羊公司注册商标专用权的行为，立即停止不正当竞争行为，公开向牧羊公司赔礼道歉、消除影响，在全国性报刊上刊登致歉声明，赔偿牧羊公司50万元并负担本案诉讼费用。
在一审过程中，牧羊公司于2009年4月28日再次致函迈安德公司，要求迈安德公司在2009年5月10日前停止使用“牧羊”字号。2009年4月29日，迈安德公司回函牧羊公司，称其使用“牧羊”字号是根据《上岛协议》的约定且经牧羊公司许可，牧羊公司要求其停止使用“牧羊”字号须以其公司高管放弃公共事业股为前提。牧羊公司于2009年5月16日再次致函迈安德公司，认为牧羊公司可以许可迈安德公司使用“牧羊”字号，亦可以要求迈安德公司停止使用“牧羊”字号，迈安德公司附条件停止使用“牧羊”字号无法律依据，要求迈安德公司立即停止使用“牧羊”字号。
◎ 法院判决
一审法院认为：迈安德公司在经营过程中使用“牧羊”字号已经牧羊公司许可，其作为牧羊公司成员企业在经营过程中为彰显成员身份而使用“牧羊集团”标识，并不构成侵权。由于牧羊公司许可迈安德公司使用“牧羊”字号，未收取对价，且未约定使用期限，该许可为无偿不定期许可，牧羊公司可随时取消许可，但须给予迈安德公司合理期限。牧羊公司在本次诉讼中已明确表示不再许可迈安德公司使用“牧羊”字号，且不再承认迈安德公司企业集团成员身份，在此情况下迈安德公司应在合理期限内停止使用相关标识。
迈安德公司在经营活动中使用“（图略）”标识，侵犯了牧羊公司的注册商标专用权，同时构成不正当竞争。《上岛协议》第四条第（八）项约定：“如本协议项下董事设立的公司可以有偿使用‘牧羊’注册商标及在公司名称中使用‘牧羊’二字，也可以为牧羊公司的成员单位，但必须同时满足：①根据商标法的规定，并经牧羊公司董事会批准，由牧羊公司与新设公司签订商标许可使用合同，许可新设公司使用‘牧羊’商标。新设公司在使用商标过程中应注意事项及有关义务由《‘牧羊’注册商标许可使用合同》中约定。”
虽然迈安德公司提供了其法定代表人徐某与当时牧羊公司法定代表人徐某辉签订的《“牧羊”注册商标许可使用合同》，合同约定牧羊公司准许迈安德公司使用其商标名称。但是徐某辉和徐某作为牧羊公司董事，均应受《上岛协议》的约束。徐某辉作为董事长，无权未经董事会讨论，单方与同样作为董事会成员的徐某签订商标许可使用合同，许可迈安德公司无偿使用牧羊公司商标，其行为是对公司最高执行机构董事会决议的违反，亦损害公司及其他股东的权益。而迈安德公司法定代表人徐某同时兼任牧羊公司董事的身份，对于《上岛协议》所载明的，使用“牧羊”商标的条件是明知的。在迈安德公司不能提供证据证明商标许可使用合同已经牧羊公司董事会批准，且牧羊公司也拒绝追认的情况下，《“牧羊”注册商标许可使用合同》为无效合同。牧羊公司、迈安德公司均为粮食机械类经营企业，迈安德公司未经牧羊公司有效许可而在对外经营过程中以多种形式使用牧羊公司“（图略）”商标，侵犯了牧羊公司的注册商标专用权，同时也构成不正当竞争。
牧羊公司和迈安德公司均不服一审判决，向江苏省高级人民法院（以下简称二审法院）提起上诉。牧羊公司的上诉请求为，撤销一审判决第四项，改判迈安德公司赔偿牧羊公司损失50万元。迈安德公司的上诉请求为，撤销一审判决，依法驳回牧羊公司的全部诉讼请求。在二审审理中，迈安德公司对企业名称进行了变更，将原“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”更名为“江苏迈安德食品机械有限公司”。
二审法院认为：迈安德公司对“（图略）”的使用行为，侵犯了牧羊公司的注册商标专用权。牧羊公司制定企业视觉识别系统时，将其注册商标“（图略）”与“牧羊集团”文字及字母组合后作为集团标识使用，由于集团标识中的“（图略）”能够起到识别产品来源的作用，故迈安德公司在宣传画册、合同、信封及企业产品等处对“（图略）”标识的使用，是一种商标性使用行为。因此，对迈安德公司辩称其使用的是带“（图略）”的企业形象标识，而非对“（图略）”注册商标使用的意见，不予支持。牧羊公司作为“（图略）”商标的注册人，有权禁止他人未经许可、擅自在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的标识。2004年2月签订的《上岛协议》，其目的包括规范牧羊公司董事在投资设立公司过程中的经营行为。其中在规范牧羊公司董事设立的公司使用牧羊公司相关知识产权时，《上岛协议》对注册商标的使用提出了高于其他知识产权使用的条件，不仅要求商标使用需要签订有偿许可使用合同，而且还要求商标许可使用合同需经牧羊公司董事会批准等条件。现迈安德公司提供的商标许可使用合同，虽然有时任牧羊公司法定代表人徐某辉的签名，但并没有证据表明徐某辉的签约行为已得到牧羊公司董事会的批准，由于牧羊商标许可使用合同约定的内容，违反了《上岛协议》有关董事设立公司使用牧羊商标时所需要的条件，因此，迈安德公司仅依据该商标许可使用合同，不能取得涉案商标的使用权。
迈安德公司使用牧羊公司企业名称、牧羊公司质量标志、将牧羊公司的荣誉和厂房外景作为其公司场所进行宣传的行为不构成不正当竞争。首先，根据牧羊公司2004年5月4日董事会纪要内容，迈安德公司在该次董事会中被界定为牧羊公司的集团成员企业，有权使用相关资源。牧羊公司辩称迈安德公司不是其集团成员企业，无权使用相关资源。对此，二审法院认为，迈安德公司在设立共同事业创业股，满足了《上岛协议》对董事新设公司成为集团成员企业的主要条件后，其集团成员企业身份不仅得到牧羊公司董事会确认，而且牧羊公司在经营和管理中，也将迈安德公司作为其成员企业对待，如在牧羊公司委托发布的广告，以及牧羊公司主办的牧羊通讯中，均明确表述迈安德公司为其下属公司，并在牧羊公司的董事会会议中，讨论迈安德公司的搬迁和生产车间使用等问题。其次，迈安德公司在成立之初就与牧羊公司在一起办公和生产，牧羊公司也曾经委托《中国油脂》杂志为迈安德公司发布宣传广告。因此，牧羊公司应当对其指控迈安德公司的不正当竞争行为知晓，但牧羊公司直至起诉前才对迈安德公司的上述行为提出异议，故应当认为迈安德公司的上述行为事实上已经得到牧羊公司的许可。最后，牧羊公司在自己公司网站及广告宣传中，不仅称迈安德公司为其下属部门或成员企业，而且将迈安德公司的科技成果作为自己公司科技成果进行报道宣传，可见，牧羊公司对由此可能造成公众对两企业间存在特定联系的误认也是持放任态度，因此，即使迈安德公司的宣传行为存在不妥之处，该行为并没有损害牧羊公司的合法权益。牧羊公司辩称其网站误用迈安德公司科技成果作为牧羊公司科技成果，是因为有关报社从邗江科技局获得不真实的新闻内容登载后，牧羊公司员工未认真审核而转载所致。对此，即使报社刊登的新闻内容存在不实，但其在转载时明知该报道中反映的科技成果不是牧羊公司所有，仍长时间放在牧羊公司网站主页中予以转载使用，该转载行为应认定是牧羊公司所同意的，对牧羊公司的上述辩解意见不予采信。
综上所述，迈安德公司的行为对牧羊公司不构成不正当竞争。但牧羊公司许可迈安德公司使用公司企业名称等资源，是基于迈安德公司为集团成员企业的身份，且未收取费用，虽然迈安德公司之前的使用行为不构成不正当竞争，但牧羊公司有权不再认可迈安德公司的集团成员企业身份，并有权要求迈安德公司停止对牧羊公司相关资源的使用。
综上所述，江苏省高级人民法院认为一审判决认定事实清楚，但关于迈安德公司构成不正当竞争的认定有误，应予以纠正。
最高人民法院认为，再审审查的争议焦点为：迈安德公司是否侵犯牧羊公司注册商标专用权。分析迈安德公司是否构成侵犯牧羊公司注册商标专用权，则需从《“牧羊”注册商标许可使用合同》是否有效，迈安德公司在经营活动中使用牧羊公司的集团标识是否具有正当性方面予以分析认定。
首先，《“牧羊”注册商标许可使用合同》是否有效，取决于该合同是否符合《上岛协议》的要求。鉴于牧羊公司与迈安德公司对《上岛协议》的效力均不持异议，因而作为规范牧羊公司董事行为的《上岛协议》，对其相关各方而言，均有约束力。《上岛协议》就牧羊公司的董事新设立公司，在经营活动中使用牧羊公司注册商标事宜，作了限制性的规定，即除有偿使用并签订书面许可使用合同外，还要求该合同需经牧羊公司董事会批准等。作为牧羊公司的各位董事应知悉《上岛协议》的上述规定，但迈安德公司提交的《“牧羊”注册商标许可使用合同》，只有迈安德公司的法定代表人徐某与牧羊公司法定代表人徐某辉的签名，没有牧羊公司的印章，也没有徐某辉的签约行为已得到牧羊公司董事会批准的证据，在牧羊公司否认该合同真实性，并对合同内容（有否对价等）提出质疑的情况下，二审法院认定《“牧羊”注册商标许可使用合同》约定的内容，违反《上岛协议》有关董事设立公司使用牧羊商标时所需要的条件，迈安德公司仅依据该商标许可使用合同，不能取得涉案商标的使用权。该认定并无不当。迈安德公司以“该合同事实上已经得到了牧羊公司董事会批准，迈安德公司按照‘共同事业创业股委托代管协议’实际给付了商标使用的对价，迈安德公司有权使用牧羊商标”作为申请再审的理由，因缺乏证据证明，法院不予支持。
迈安德公司在经营活动中使用牧羊公司的集团标识是否具有正当性问题：
1. 迈安德公司与牧羊公司的关系。由于《上岛协议》没有就何为“成员企业”予以界定，导致双方当事人对迈安德公司是否属于牧羊公司的成员企业说法不一。该院认为，虽然《上岛协议》没有就牧羊公司成员企业作出界定，但根据牧羊公司董事会会议纪要等相关证据，可以证明迈安德公司系牧羊公司的成员企业。2004年2月26日牧羊公司董事会会议纪要证明，迈安德公司成立之初曾在牧羊公司所属“工程技术中心”办公，其搬离该办公地点，是因牧羊公司发展需要，要求迈安德公司加快新区建设速度。2004年5月4日牧羊公司董事会会议纪要中，明确将迈安德公司界定为集团成员企业。所以，迈安德公司的成员企业身份，是经牧羊公司董事会确认的。牧羊公司还曾委托《中国油脂》杂志及在牧羊公司的网站上，为迈安德公司作广告宣传，称迈安德公司为牧羊公司的下属部门或成员企业，并将迈安德公司的科技成果作为牧羊公司的科技成果进行宣传报道。2004年7月至2007年2月期间，牧羊公司还在其内部刊物《牧羊通讯》中，刊登其下属部门及成员企业的联系方式，迈安德公司也在其中。上述事实，足以证明迈安德公司系牧羊公司的成员企业。牧羊公司对此予以否认缺乏证据支持。
2. 迈安德公司是否有权使用牧羊公司的集团标识。牧羊公司为了规范使用其集团标识，制作了相关企业视觉识别系统，且有多种表现形式。从牧羊公司公开使用的不同的集团标识看，整体上都含有“（图略）”注册商标及牧羊公司企业名称及其字母组合；涉及分（子）公司的，“（图略）”与文字及字母如何排列也有严格的要求。
本案中，迈安德公司是否有权使用牧羊公司的集团标识，是双方当事人争议的核心问题。鉴于牧羊公司对其分（子）公司及其成员企业是否均有权使用牧羊公司的集团标识没有限制性规定，因而迈安德公司作为牧羊公司的成员企业，为彰显其牧羊公司成员企业的身份，在经营活动中使用牧羊公司的集团标识符合常理，且无不正当性。根据查明的事实，迈安德公司在经营活动中，系按照与其他分（子）公司或成员企业相同的方式使用牧羊公司的集团标识，没有在其产品上单独使用牧羊公司的“（图略）”注册商标，或存在不规范使用牧羊公司的集团标识的行为。对于迈安德公司使用牧羊公司的集团标识的行为，牧羊公司非但没有禁止，反而代表迈安德公司与《中国油脂》杂志签订广告发布合同，委托该杂志为迈安德公司发布广告，并约定广告采用客户提供的样稿。牧羊公司在长达一年的时间内，主动在公开发行的杂志上为迈安德公司使用集团标识的事实，亦证明牧羊公司认可迈安德公司有权使用集团标识。牧羊公司辩称迈安德公司无权使用其集团标识证据不足。
综上所述，迈安德公司对牧羊公司的集团标识的使用行为具有正当性，不构成对牧羊公司注册商标专用权的侵犯。二审法院认定迈安德公司侵犯牧羊公司的注册商标专用权事实依据与法律依据不足，法院予以纠正。最高人民法院判决撤销一审、二审判决，驳回江苏牧羊集团有限公司全部诉讼请求。
◎ 案例评析
商标一经注册，申请人即取得注册商标专用权，其有权禁止他人在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标。商标法意义上的商标使用，包括将商标使用在商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。商标权人获得注册，并非对其拥有完全的垄断权，在一定情况下，他人将其注册商标使用于商业活动中不构成商标侵权。
具体到本案中，最高人民法院认为，成员企业在经营活动中，为彰显其成员身份，以规范的方式、在合理范围内使用总公司（集团）注册商标，具有正当性，不构成商标侵权。成员企业一般指与总公司（集团）并列的子公司。根据《公司法》的相关规定，子公司与母公司在承担法律责任方面是相互独立的商事主体。作为总公司（集团）下的成员企业，在经营活动中显示其成员身份属于正当行为。通过本案可以看出，成员企业的这种使用行为是不以商标使用许可合同存在为前提的。
本案中一审、二审的焦点均集中于《“牧羊”注册商标许可使用合同》的效力上。根据争议双方签订的《上岛协议》，成员企业使用总公司的注册商标需要签订使用许可合同，并且需经过总公司董事会同意。虽然迈安德公司提供了其法定代表人徐某与当时牧羊公司法定代表人徐某辉签订的《“牧羊”注册商标许可使用合同》，但并没有证据表明徐某辉的签约行为已得到牧羊公司董事会的批准，由于牧羊商标许可使用合同约定的内容，违反了《上岛协议》有关董事设立公司使用牧羊商标时所需要的条件，因此，一审、二审法院均认为迈安德公司的使用行为属于侵犯商标权。最高人民法院也否定了该商标使用许可合同的效力，但肯定了迈安德公司作为集团成员企业，为表明其集团成员企业身份而使用集团注册商标的正当性，确认即使商标使用许可合同无效，迈安德公司的使用行为也不构成商标侵权。需要注意的是，这种认定是基于总公司没有对子公司使用其注册商标做出限制性规定的情况下。
迈安德公司提交的证据，成功地证明了其集团成员企业身份，牧羊公司的董事会会议纪要、牧羊公司委托《中国油脂》杂志及在牧羊公司的网站上为迈安德公司作广告宣传的记录、广告宣传中迈安德公司为牧羊公司的下属部门或成员企业，并将迈安德公司的科技成果作为牧羊公司的科技成果进行宣传报道、牧羊公司内部刊物中有关迈安德公司的记载等，法院认为，迈安德公司提交的这些证据足以证明迈安德公司系牧羊公司的成员企业。
从本案例可以看出，在总公司对其成员企业使用其注册商标的问题上没有限制要求的情况下，成员企业为了彰显其成员身份，以规范的方式使用总公司的注册商标，不构成商标侵权。
