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案例解析 有历史原因将他人注册商标作为企业名称使用恶意的判断

时间:2022-4-12  点击次数:354

案例解析 有历史原因将他人注册商标作为企业名称使用恶意的判断

——再审申请人北京大宝化妆品有限公司与被申请人北京市大宝日用化学制品厂、深圳市碧桂园化工有限公司侵害注册商标专用权和不正当竞争纠纷案

案件要旨

修订后的《商标法》明确规定,将他人注册的商标,未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用的,误导公众,构成不正当竞争行为的依照《反不正当竞争法》处理。由于历史原因,使用与他人注册商标相同的字号,即使使用行为具有一定正当性,也要根据使用人是否具有攀附他人商誉的恶意,是否产生混淆来判断是否构成不正当竞争。

◎ 案情简介

案外人北京三露厂(以下简称三露厂)系北京市民政工业总公司下属福利企业。该厂于1987年至1995年经国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)核准注册了“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形、“Dabao”文字等系列商标。其中“大宝”文字加图形与“Dabao”文字注册商标被商标局认定为驰名商标。1989年,经北京市民政局及北京市民政工业总公司批准,三露厂出资设立北京市大宝特种粘合剂厂(以下简称粘合剂厂)。从1991年起,粘合剂厂使用“大宝”文字加图形注册商标生产五洁粉产品。1991年7月,粘合剂厂生产的“大宝牌五洁粉”获得第五届北京发明展览会社会和经济效益特别奖;1992年4月12日,该产品荣获中国新产品新技术博览会银奖。1999年三露厂设立大宝化妆品公司,作为三露厂的下属福利企业,因涉及字号重名问题,粘合剂厂为此出具函件,同意大宝化妆品公司使用“大宝”字号。2002年12月7日,粘合剂厂被核准注册了第1970335号“贝贝熊”文字加图形系列商标,核定使用商品为第3类的地板上光剂、干洗剂、皮革保护剂、漂白剂、清洁制剂、去油剂、洗涤剂、洗衣剂、抑菌洗手剂及织物柔软剂。2004年4月19日,三露厂将盖有其印章的第738399号“大宝”商标注册证书的复印件提供给粘合剂厂,并注明:仅供粘合剂厂改制后作名称核准在丰台区工商局备案使用,有效期1年。2004年8月,粘合剂厂进行股份制改造,将企业名称变更为大宝日化厂,三露厂出具函件同意该厂使用“大宝”作为企业字号。粘合剂厂改制后性质转为国有控股企业,北京市民政工业总公司对其拥有34%股权,其余股权归该公司的员工持股会所有。此后,大宝日化厂在其五洁粉产品上使用了“大宝”文字加图形与“Dabao”文字注册商标。同年9月,三露厂将涉案“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形与“Dabao”文字注册商标转让给大宝化妆品公司所有。2005年6月21日,大宝化妆品公司将盖有其印章的第738399号“大宝”、第738400号“Dabao”商标注册证书的复印件提供给大宝日化厂,并注明:仅供大宝日化厂在有关行政部门检查商标使用情况时备案使用。2005年8月28日,大宝日化厂被核准注册了第3608579号“贝贝熊”文字加图形商标,核定使用商品为第3类玻璃擦净剂、明矾石(消毒剂)、家用抗静电剂、去污剂、除锈制剂、厕所清洗剂、去污粉、宠物用香波、香皂及洗衣浸泡剂。2007年1月15日,大宝日化厂与碧桂园公司签署协议,合作生产、销售日用化学品。该协议于2010年1月14日期满后,双方未再续签协议。根据大宝化妆品公司提交的公证书显示,2009年8月29日至2010年1月19日期间,在乌鲁木齐市、深圳市、汕尾市、重庆市等地的商场、超市、购物中心等场所销售有大宝日化厂与碧桂园公司联合出品的“SOD蜜” “洗发露” “沐浴露” “花浴露” “护手霜” “内衣洗护液” “羽绒服干洗/护理剂组合装”等产品,上述产品上均带有“大宝日化”或“DABAORIHUA”字样,并同时使用了大宝日化厂的“贝贝熊”文字加图形注册商标;碧桂园公司在其网站上(网址:www.szbgy.com.cn)展示了其与大宝日化厂联合生产的标有“大宝日化”字样的多种产品;大宝日化厂在其网站上(网址:www.dabaorihua.com)使用了“大宝日化”字样,并展示了该厂生产的标有“大宝日化”字样的包括涉案产品在内的多种产品。2008年7月,三露厂将大宝化妆品公司100%股权出售给案外人强生(中国)投资有限公司(以下简称强生中国公司),总价人民币23亿元,其中无形资产17亿元。此过程未涉及大宝日化厂。大宝化妆品公司被收购后,已不属于福利企业,从2009年起,对于该公司的部分残疾职工,北京市民政工业总公司要求大宝日化厂接收并予以安置。2009年12月21日,经商标局核准,大宝日化厂注册了第5589542号“贝贝熊”文字加图形商标,核定使用商品为第3类的洗发液、香波、护发素、浴液、香水、增白霜、洗衣用浆粉、花露水、化妆品、化妆用油等。2010年2月21日,大宝化妆品公司致函大宝日化厂,要求该厂停止使用“大宝”字号以及带有“大宝”、“Dabao”字样的所有标识,并收回已投入到市场中的所有产品。一审审理期间,大宝日化厂称,其于2010年1月起已停止在其产品及网站上使用“大宝日化”或“DABAORIHUA”字样。

大宝化妆品公司一审诉称:大宝化妆品公司拥有第289949号、第316873号、第318341号、第348829号、第348830号、第349400号、第520346号、第520347号、第659310号、第738399号、第738400号“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形与“Dabao”文字注册商标专用权,上述注册商标均处于有效期内,其中“大宝”文字加图形与“Dabao”文字商标已经被认定为驰名商标。大宝日化厂与碧桂园公司在其联合出品的“SOD蜜” “洗发露” “沐浴露” “护手霜” “内衣洗护液” “羽绒服干洗/护理剂组合装”等产品上突出使用了“大宝日化” “DABAORIHUA”等标识,并在其网站上对侵权标识以及带有侵权标识的产品进行展示,构成对大宝化妆品公司注册商标专用权的侵犯。大宝日化厂使用带有“大宝”字样的企业名称违反了诚实信用原则,构成不正当竞争。请求判令:1.大宝日化厂与碧桂园公司停止侵害大宝化妆品公司注册商标专用权的行为,即停止生产销售侵权产品,收回、清理流通领域中的全部侵权产品,销毁全部侵权产品包装,消除网站上涉及侵权标识及侵权产品的内容;2.大宝日化厂停止使用并限期变更带有“大宝”字样的企业名称;3.大宝日化厂与碧桂园公司在全国性的报纸上刊登声明,消除影响;4.大宝日化厂与碧桂园公司连带赔偿大宝化妆品公司经济损失及为本案支出的合理费用人民币500万元。大宝日化厂辩称:1.“大宝”是大宝日化厂的合法字号,“大宝日化”则是企业简称,“DABAORIHUA”是该企业简称的拼音,在涉案商品包装上使用上述企业简称及拼音不违反法律。本案中,大宝化妆品公司所诉产品与大宝化妆品公司生产的相应产品在包装装潢上均有明显区别,被诉产品包装上印有大宝日化厂的“贝贝熊”商标,且标明了大宝日化厂及碧桂园公司的企业名称全称和大宝日化厂简称,故大宝化妆品公司就此起诉大宝日化厂侵权没有依据。2.大宝日化厂于1989年2月由北京市三露厂出资设立,原名粘合剂厂。大宝日化厂登记的企业名称已有20余年,大宝化妆品公司成立的时间晚于大宝日化厂近10年,其使用“大宝”字号作为企业名称系经大宝日化厂的许可。现大宝化妆品公司要求大宝日化厂变更企业字号既没有依据也不合情理。3.大宝化妆品公司索要高额赔偿金缺乏依据。4.大宝化妆品公司的部分索赔请求已经超过了20年的诉讼时效。请求驳回大宝化妆品公司的全部诉讼请求。碧桂园公司辩称:碧桂园公司系根据与大宝日化厂签订的合同加工生产被诉产品,碧桂园公司作为受托加工方已尽到注意义务,没有侵权故意,无主观过错,不构成侵权。同意大宝日化厂的答辩意见,请求驳回大宝化妆品公司的全部诉讼请求。

◎ 法院判决

一审法院认为:大宝化妆品公司作为涉案“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形、“Dabao”文字注册商标所有人,其依法享有的注册商标专用权,受我国商标法的保护。本案的焦点问题是大宝日化厂的企业名称与涉案“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形、“Dabao”文字注册商标的冲突问题。从历史因素角度看,大宝日化厂使用含有“大宝”二字的企业名称已有20余年。作为涉案“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形、“Dabao”文字注册商标原所有人的三露厂不仅是大宝日化厂的设立者,而且在2004年大宝日化厂进行股份制改造及企业名称变更时,再次明确同意该厂使用含有“大宝”二字的企业名称,说明三露厂对于大宝日化厂使用含有“大宝”二字的企业名称一直无异议。三露厂设立大宝化妆品公司的时间晚于大宝日化厂成立近10年,在该公司设立时,因涉及字号相同的问题,是在征得大宝日化厂同意后才完成了该公司企业名称的登记。特别是在2004年,三露厂将涉案“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形、“Dabao”文字注册商标转让给大宝化妆品公司后,直至2008年三露厂将大宝化妆品公司全部股权出售给强生中国公司前,大宝化妆品公司也没有对大宝日化厂使用含有“大宝”二字的企业名称提出异议。强生中国公司在收购大宝化妆品公司时,对于大宝日化厂使用含有“大宝”二字的企业名称这一历史问题是应知的,但相关收购过程中并没有涉及要求大宝日化厂停止使用含有“大宝”二字的企业名称的内容。结合特定历史关系,大宝日化厂使用含有“大宝”二字的企业名称有其合理性,且其主观上并无过错,故对大宝化妆品公司关于判令大宝日化厂停止使用并限期变更含有“大宝”字样的企业名称的主张及诉讼请求,不予支持。“大宝日化”系大宝日化厂的企业字号,“DABAORIHUA”系该字号的拼音,大宝日化厂在其产品及网站上使用“大宝日化”已有多年历史,三露厂及被收购前的大宝化妆品公司从未提出过异议。但是,由于大宝日化厂与碧桂园公司生产、销售的涉案产品与涉案“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形、“Dabao”文字注册商标核定使用的商品属于同类商品,大宝日化厂与碧桂园公司在其产品及网站上使用的“大宝日化”及“DABAORIHUA”标识中,“大宝日化”与涉案“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形注册商标构成近似,“DABAORIHUA”与涉案“Dabao”文字注册商标构成标识近似,易使相关公众产生混淆和误认。因此,对大宝化妆品公司请求判令大宝日化厂与碧桂园公司停止在其生产、销售的涉案产品及网站上使用“大宝日化”及“DABAORIHUA”字样以及判令大宝日化厂与碧桂园公司停止在其网站上展示带有“大宝日化”及“DABAORIHUA”字样产品予以支持。鉴于采取上述措施已可起到避免相关公众对双方产品产生混淆和误认的作用,故对大宝化妆品公司要求判令大宝日化厂与碧桂园公司收回、清理流通领域中的全部涉案产品、销毁全部涉案产品包装的主张及诉讼请求,不予支持。因本案系侵犯注册商标专用权纠纷,属侵犯财产性权利纠纷范畴,故对大宝化妆品公司请求判令大宝日化厂与碧桂园公司在全国性的报纸上刊登声明为其消除影响不予支持。因大宝日化厂使用涉案“大宝日化”及“DABAORIHUA”标识的行为受特定历史因素的影响且其不具有主观过错,而碧桂园公司系根据其与大宝日化厂签订的合同生产销售涉案产品,亦不具有主观过错,故对大宝化妆品公司关于判令大宝日化厂与碧桂园公司赔偿其经济损失以及诉讼合理支出的请求不予支持。综上所述,依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第(一)项,《中华人民共和国商标法》第五十一条第一款、第五十二条第(五)项,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项之规定,判决:一、大宝日化厂与碧桂园公司于判决生效之日起,停止在其产品上、网站上使用“大宝日化” “DABAORIHUA”字样的行为及在其网站上展示带有“大宝日化”及“DABAORIHUA”字样产品的行为;二、驳回大宝化妆品公司的其他诉讼请求。

大宝化妆品公司不服一审判决,向二审法院提起上诉。二审法院认为:一审判决结合特定历史因素,认定大宝日化厂使用含有“大宝”二字的企业名称有其合理性,未支持大宝化妆品公司关于判令大宝日化厂停止使用并限期变更含有“大宝”字样的企业名称的诉讼请求正确。一审判决支持大宝化妆品公司关于判令大宝日化厂与碧桂园公司停止在其网站上展示带有“大宝日化”及“DABAORIHUA”字样产品的诉讼请求正确。鉴于采取该措施已可起到避免相关公众对双方产品产生混淆和误认的作用,故一审判决对于大宝化妆品公司要求判令大宝日化厂与碧桂园公司收回、清理流通领域中的全部涉案产品、销毁全部涉案产品包装的诉讼请求未予支持,并无不妥。因大宝日化厂使用“大宝日化” “DABAORIHUA”标识的行为不具有主观过错,碧桂园公司系根据其与大宝日化厂签订的合同生产、销售涉案产品,亦不具有主观过错,故一审判决未支持大宝化妆品公司关于判令大宝日化厂与碧桂园公司赔偿其损失及在全国性的报纸上刊登声明为其消除影响的诉讼请求,亦无不妥。该院判决:驳回上诉,维持原判。大宝化妆品公司不服二审判决向最高人民法院申请再审。

最高人民法院认为,关于大宝日化厂与碧桂园公司是否侵害大宝化妆品公司的注册商标专用权问题。大宝化妆品公司作为“大宝牌”文字加图形、“大宝”文字加图形与“Dabao”文字的注册商标专用权人,对该系列注册商标在核定使用商品上的专用权受法律保护。根据查明的事实,大宝日化厂与碧桂园公司生产、销售的涉案产品与大宝化妆品公司“大宝”系列注册商标核定使用的商品属于同类商品,该类商品包括SOD蜜等在内的化妆品及洗涤类产品。大宝日化厂与碧桂园公司在共同生产的产品,以及在各自网站宣传展示的产品上均使用了“大宝日化”及汉语拼音“DABAORIHUA”标识,当事人各方对此没有异议。由于大宝日化厂与碧桂园公司分别属于独立的权利主体,因而就其各自的行为性质而言应有所区别,即对于大宝日化厂而言,其上述使用“大宝日化”、“DABAORIHUA”标识的行为,属于突出使用其企业字号的行为。对于碧桂园公司而言,虽然“大宝”并非其企业字号,但因上述标识中的“大宝”具有区别商品来源的作用,故碧桂园公司上述使用“大宝”标识的行为,属于商标意义上的使用行为。至于大宝日化厂与碧桂园公司的上述使用行为是否具有合理性,应按照商标法及其相关司法解释的规定进行审查判断。

《商标法》(2001)第五十二条第(一)项规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属于侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《商标司法解释一》)第一条第(一)项规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成损害的行为。

本案中,判断大宝日化厂与碧桂园公司是否侵害大宝化妆品公司的注册商标专用权,需要综合考虑本案的具体情况。

1. 关于大宝日化厂与碧桂园公司突出使用“大宝日化” “DABAORIHUA”标识是否具有合理性问题。首先,大宝日化厂成立时将“大宝”作为企业字号不具有恶意是各方当事人均认可的事实,因而不能简单地以该字号晚于“大宝”系列商标注册的时间为由,否认大宝日化厂使用“大宝”字号的合理性。其次,注册商标专用权与企业名称权均属于受法律保护的民事权利,因而不同的权利主体在行使权利时,均不得超越其权利边界而损害他人的合法权益。就本案而言,承认大宝日化厂使用“大宝”字号的合理性,并不意味着大宝日化厂与碧桂园公司在相关产品上突出使用“大宝日化”、“DABAORIHUA”标识的行为也具有合理性。至于该“突出使用”行为是否具有合理性,应以其是否侵入大宝化妆品公司“大宝”系列注册商标核定使用商品的保护范围为限。

2. 关于大宝日化厂与碧桂园公司是否构成侵权问题。本案判断大宝日化厂与碧桂园公司是否侵害大宝化妆品公司的注册商标专用权,应以其突出使用“大宝日化”、“DABAORIHUA”标识是否具有恶意为基础,而判断是否具有恶意的标准,直接与“大宝”系列注册商标知名度相关。鉴于“大宝”系列注册商标显著性较强,特别是通过多年的广告宣传,其广告语“大宝明天见大宝天天见”使消费者耳熟能详,已经具有了较高的知名度,只要提到“大宝”,消费者就会将其与大宝化妆品品牌联系在一起。从大宝日化厂与碧桂园公司共同生产、销售的SOD蜜等化妆品与洗涤类产品的包装上看,“大宝日化”字样在前且明显,大宝日化厂的“贝贝熊”注册商标在背面且很小,因“大宝日化”中的“大宝”字样具有区别商品来源的作用,故大宝日化厂与碧桂园公司突出使用“大宝日化”标识,明显具有攀附“大宝”系列注册商标商誉的恶意,易使相关公众对其商品来源产生混淆误认,或者认为不同的生产者之间具有关联关系。当然,如果说大宝化妆品公司在SOD蜜等化妆品品牌上享有较高的知名度是不争的事实,那么洗涤类产品对大宝化妆品公司而言尚没有知名度也是客观事实。但由于大宝化妆品公司在洗涤类产品上也注册了“大宝”系列商标,因而此类产品是否具有知名度,不影响对大宝化妆品公司注册商标专用权的保护。根据商标法规定,注册商标并不以实际使用为前提,一旦商标获得注册,商标法即为商标权人预留了使用的空间。在注册商标存续期间,即使商标权人未实际使用,不存在现实的市场混淆,也不允许他人在相同商品上使用相同商标或者标识,否则会导致商标法为商标权人预留的使用空间受到侵害。

综上所述,大宝日化厂与碧桂园公司在被诉侵权的产品上突出使用“大宝日化” “DABAORIHUA”标识的行为,违反了商标法及商标司法解释的相关规定,侵害了大宝化妆品公司“大宝”系列注册商标专用权,应承担相应的民事责任。一审、二审法院认为大宝日化厂与碧桂园公司不具有主观恶意,不符合事实。

关于大宝日化厂应否停止使用“大宝”字号的问题,根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条,被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件的具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。该司法解释中提到的“规范使用”,主要针对的是突出使用企业名称字号侵害他人注册商标专用权的行为人,在行为构成侵权时,法院可以判令其以规范的方式使用商业标识。如前,法院根据大宝化妆品公司的诉讼请求和大宝日化厂对相关商业标识的实际使用情况,已认定大宝日化厂突出使用“大宝”字号的行为侵害了大宝化妆品公司的注册商标专用权,因而大宝日化厂应停止突出使用“大宝日化”、“DABAORIHUA”标识的侵权行为,以消除或者避免权利冲突的发生。

本案中,大宝化妆品公司未完全否认大宝日化厂使用“大宝”字号具有合理性,但对“合理性”的时间界限,其认为应以强生中国公司收购大宝化妆品公司之时为准,即在此之前使用“大宝”字号具有合理性,在此之后继续使用“大宝”字号已不再具有合理性。鉴此,强生中国公司收购大宝化妆品公司时的对价,是否包括大宝日化厂也应与三露厂的其他下属企业一样,停止使用“大宝”字号,是一个事实问题。由于大宝化妆品公司与大宝日化厂对该事实说法不一,故根据“谁主张,谁举证”的原则,大宝化妆品公司对其主张负有举证责任。由于大宝化妆品公司始终未能提供《股权转让协议》,而其提供的证据都是该协议签订之后,强生中国公司与三露厂、大宝化妆品公司与大宝日化厂之间的来往信函等,因此,大宝化妆品公司以该等证据证明其主张的证明力较弱。因三露厂与大宝日化厂之间不存在隶属关系,故即使三露厂有所谓确认、承诺,亦对大宝日化厂没有约束力。考虑到大宝日化厂持续使用“大宝”字号已20多年,特别是本案中没有证据证明强生中国公司收购大宝化妆品公司时,大宝日化厂也参与其中,且已经明确大宝日化厂也不能再继续使用“大宝”字号的事实,故法院对大宝化妆品公司关于判令大宝日化厂停止使用“大宝”字号的请求不予支持。

关于大宝化妆品公司提出的其他救济方式应否支持的问题,最高人民法院认为,大宝日化厂与碧桂园公司应对其侵害大宝化妆品公司注册商标专用权的行为承担相应的民事责任。本案中,大宝化妆品公司对一审、二审法院判令大宝日化厂与碧桂园公司停止在其产品上、网站上使用“大宝日化” “DABAORIHUA”字样的行为及在其网站上展示带有“大宝日化”及“DABAORIHUA”字样产品的行为不持异议,但对赔偿损失、消除影响及收回、清理流通领域中的侵权产品,并销毁侵权产品包装的主张,请求给予支持。法院认为,大宝日化厂与碧桂园公司生产、销售侵权产品的行为,损害了大宝化妆品公司的经济利益,应承担赔偿大宝化妆品公司损失的民事责任。一审、二审法院认为大宝日化厂与碧桂园公司不具有主观恶意,不应承担赔偿责任不当。由于大宝化妆品公司未提交因被侵权所遭受损失以及大宝日化厂与碧桂园公司因侵权获利的证据,且损失主要限于SOD蜜等化妆品系列,故法院根据本案的具体情况,酌定赔偿数额为人民币50万元,其中包括大宝化妆品公司为本案支出的合理费用10340.20元。在判令大宝日化厂与碧桂园公司承担停止侵权行为、赔偿损失的民事责任后,特别是大宝日化厂已经声称不再使用侵权产品包装,法院对大宝化妆品公司关于判令大宝日化厂与碧桂园的公司消除影响、承担收回及清理流通领域中的侵权产品、销毁侵权产品包装的请求,不再予以支持。

◎ 案例评析

商标与企业名称都是重要的商业标识,在商业活动中,其可以起到区分商事主体,积累商业信誉的作用。注册商标专用权与企业名称权均属于受法律保护的权利,不同权利主体在行使权利时,有其特定的权利范围,超出权利范围使用商业标识若侵入他人的权利范围,则可能构成不正当竞争。将他人的注册商标作为企业名称中的字号使用,或者不规范使用注册商标都可能构成不正当竞争行为或者构成商标侵权。

具体到本案中,争议焦点为企业名称权与注册商标专用权的冲突。《商标法》第五十八条规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第一条第(一)项规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成损害的行为。

本案中,大宝日化厂由于历史原因,曾与大宝化妆品公司具有关联关系,并且两企业也曾就企业名称的使用达成过协议。大宝化妆品公司主张,其准许大宝日化厂使用“大宝”企业名称,是因为曾经的关联关系,随着强生公司对大宝化妆品公司的收购,这种关联关系就此结束,大宝日化厂继续使用该企业名称已经失去合法基础。大宝日化厂成立时将“大宝”作为企业字号不具有恶意是各方当事人均认可的事实,但不意味着可以在生产的商品上以任意方式使用该字号。将企业字号标注在商品包装上是对企业字号的正当使用行为,但不得故意突出使用企业名称或企业名称的某一部分,这种突出使用的意图是攀附他人商誉,造成相关公众的混淆。大宝日化厂虽然对于使用“大宝”这一企业字号具有一定合理性基础,但不意味着可以在任何产品上任意使用。大宝日化厂与碧桂园公司生产、销售的涉案产品与大宝化妆品公司“大宝”系列注册商标核定使用的商品属于同类商品,该类商品包括SOD蜜等在内的化妆品及洗涤类产品。最高人民法院认为,大宝日化厂在SOD蜜等化妆品上突出使用企业名称的行为,属于突出使用其企业字号的行为,从其使用方式推断,其使用行为具有攀附“大宝”系列注册商标商誉的恶意,易使相关公众对其商品来源产生混淆误认,或者认为不同的生产者之间具有关联关系。因此,大宝日化厂与碧桂园在SOD蜜等商品上突出使用大宝日化厂企业名称的行为,构成商标侵权。

本案的另一个争议焦点在于责任承担方式上,是否要禁止大宝日化厂继续使用“大宝”字号。大宝化妆品公司的主张为,强生公司收购以后,大宝日化厂已经失去继续使用“大宝”字号的基础,但其提供的证据难以证明强生中国公司收购大宝化妆品公司时的对价,是否包括大宝日化厂也应与三露厂的其他下属企业一样,停止使用“大宝”字号。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条,被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件的具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。最高人民法院认为,该司法解释中提到的“规范使用”,主要针对的是突出使用企业名称字号侵害他人注册商标专用权的行为人,在行为构成侵权时,法院可以判令其以规范的方式使用商业标识。通过规范使用等方式,不但可以保护权利人的合法权益,也可以维护已经形成的市场秩序。

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