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案例解析 企业字号与他人在先注册商标冲突的处理规则

时间:2022-4-12  点击次数:483

案例解析 企业字号与他人在先注册商标冲突的处理规则

——王将饺子(大连)餐饮有限公司与李某侵犯注册商标专用权纠纷案

案件要旨

当企业字号与他人注册商标发生冲突,行为性质、责任承担方式等根据案件情况有所不同。若故意将他人具有一定知名度的注册商标作为字号使用,规范使用仍难以避免混淆产生的,则按照反不正当竞争处理;若不规范使用企业名称,在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的企业的字号,容易使相关公众产生误认的,按照商标侵权处理。

◎ 案情简介

2002年5月29日,李某向国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)申请注册“王将”商标,商标局于2002年7月31日受理,并于2003年12月向李某核发了第3192768号商标注册证,注册有效期限自2003年12月7日至2013年12月6日,核定服务项目为第43类,即住所(旅馆、供膳寄宿处);养老院;咖啡馆;自助餐厅;饭店;日间托儿所;旅馆预订;快餐馆;鸡尾酒会服务;会议室出租。1999年9月9日,哈尔滨王将食品有限公司(以下简称哈尔滨王将公司)成立并领取营业执照,法定代表人系李某;2001年11月28日、2003年6月17日,哈尔滨王将公司先后成立嵩山分店和大安分店,并领取了营业执照,其负责人均为李某。前述哈尔滨王将公司及其分店使用了“王将”和“王将”字样的招牌。

2005年1月6日,日本王将株式会社投资成立的大连饺子的王将餐饮有限公司获得外商投资企业批准证书,并经审批增设分支机构大连饺子的王将餐饮有限公司开发区分店。2005年11月18日,大连饺子的王将餐饮有限公司经核准变更名称为现名称王将饺子(大连)餐饮有限公司,并领取了营业执照,经营范围为餐饮,注册资金为一亿五千万日元。2006年4月26日,大连经济技术开发区经济贸易局批准大连王将公司股东变更为日本王将株式会社。

2005年11月15日,哈尔滨市第二公证处分别在大连王将公司位于大连商场新玛特一楼的总店和位于大连经济技术开发区辽宁街52-7号的分店内,对大连王将公司的店外招牌、店内筷子套等餐具包装、菜谱、茶具上使用了“王将”字样服务标识以及在菜谱、茶具及发票印鉴上使用了“王将”字样服务标识的事实进行了公证拍照,并做出[2005]哈二证内民字第692号公证书。

2006年9月19日,大连王将公司和日本王将株式会社向国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)提出撤销李某“王将”注册商标的申请,其理由是日本王将株式会社在先成立、享有盛名,李某明知而抢注了日本王将株式会社的商标和字号。商标评审委员会以大连王将公司和日本王将株式会社不能证明其在李某“王将”商标注册之前,先在中国注册了“王将”商号,并在中国公众中具有一定的知名度,也不能证明其在中国境内在先使用“王将”商标为由,认为李某注册“王将”商标的行为不构成不正当手段注册商标,并于2008年4月23日作出了维持李某第3192768号“王将”商标的争议裁定书。大连王将公司和日本王将株式会社对该裁定书未在法定期限内提起行政诉讼。

在一审诉讼期间,大连王将公司又新设了人民路、金州、二七广场三家分店。

◎ 法院判决

辽宁省大连市中级人民法院一审认为,因本案李某主张权利的基础是其持有的商标权,大连王将公司向商标评审委员会提出李某以不正当手段取得注册商标应撤销的申请,经商标评审委员会对商标争议作出裁定,维持李某涉案的商标权,据此本案中止诉讼的原因已经消除,应当恢复诉讼。李某的商标是否连续三年未使用是商标行政管理部门对注册商标使用过程中的具体行政管理问题,是商标法规定由商标行政管理部门责令商标权人限期改正或者撤销注册商标的情形,现商标局对李某没有作出该行政处罚,故应以涉案商标现有的合法有效状态确认李某的商标应受法律保护。

本案在实体方面有两个诉争的焦点:一是大连王将公司使用的企业字号是否侵犯了李某的商标权;二是大连王将公司使用的服务标识是否侵犯了李某的注册商标专用权。

企业字号是企业名称中用于区分不同市场主体的主要标志,大连王将公司注册包含“王将”字号的企业名称在李某“王将”文字商标注册之后,大连王将公司的经营范围包含在李某注册商标的核定服务项目范围之内,大连王将公司在同业经营中使用与李某注册商标相同的文字,足以使相关消费者对餐饮服务的来源以及不同经营者之间是否具有关联关系等产生混淆误认,大连王将公司在企业名称中突出使用李某文字注册商标的行为,属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为,构成侵犯商标权,应当承担相应的法律责任。大连王将公司虽经国外商标权人(其母公司)的许可使用,但一国取得的商标权具有地域性,在《巴黎公约》的成员国内享有国民待遇的人就同一商标所享有的商标权在不同成员囯内互相独立,其效力限于该国范围;大连王将公司企业名称虽系有关行政部门核准登记后使用,但企业名称权利的形式合法性在与在先权利冲突的情况下,不能以其形式合法而认定其具备实质合法性,法院仍应依照有关的法律规则裁判其是否构成侵犯在先合法权利。

大连王将公司未经李某许可,在与李某注册商标核准服务项目相同的范围内使用与注册商标相同的“王将”文字服务标识,依法应认定构成商标侵权。“王将”服务标识与“王将”商标是否近似,是否构成混淆误认,应在隔离的状态下进行审查并在整体上进行对比,“将”字在楷书字典中已有记载是一些书法家对“将”字的另类写法,“将”字与“将”字在普通公众印象中的字形、读音、含义是近似的,容易引起混淆误认;从整体上比较,被控的“王将”标识与“王将”文字商标,以普通公众的一般注意力区分,二者的整体词义和读音是近似的,能够直接产生相似感,也容易引起市场消费者的误认。故大连王将公司在与李某注册商标核准服务项目相同的范围内使用“王将”服务标识,亦侵犯了李某的“王将”注册商标专用权。

李某诉请大连王将公司赔礼道歉,因李某享有的商标权系一种财产权利,不具有人身或精神权利的内容,且也没有证据证明大连王将公司前述侵权行为损害了李某的人身或精神权利,故对李某的该项请求,亦不予支持。关于本案的具体赔偿数额,鉴于李某索赔请求数额偏高,其提交的相关证据亦不能确定李某的具体损失数额和大连王将公司侵权获利的具体额度,综合考虑李某涉案注册商标的公众认知程度、侵权行为的范围和持续时间及大连王将公司在诉讼期间增开多家分店存在明显主观过错等因素酌情确定,对李某主张的制止侵权所支出的合理费用,予以支持。

辽宁省大连市中级人民法院于2008年4月18日作出(2007)大民知初字第20号民事判决,判令:一、大连王将公司于判决生效后十五日内在李某“王将”商标注册证核定服务项目的范围内停止使用含有“王将”字样的企业名称;二、大连王将公司于判决生效后立即停止使用“王将”和“王将”字样的服务标识;三、大连王将公司于判决生效后十五日内赔偿李某经济损失人民币25万元;四、大连王将公司于判决生效后十五日内赔偿李某为制止侵权行为而支付的合理开支人民币5000元;五、驳回李某其他诉讼请求。案件受理费10510元、财产保全费3020元,合计13530元,由大连王将公司承担6832元,由李某自行承担6698元。

大连王将公司不服一审判决,向辽宁省高级人民法院提起上诉。辽宁省高级人民法院二审查明的事实与一审查明的事实一致。

辽宁省高级人民法院二审认为,大连王将公司注册包含“王将”字样的企业名称在李某“王将”文字商标注册之后。大连王将公司的经营范围包含在李某注册商标的核定服务项目范围之内。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项“将与他人注册商标相同或相近的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”的规定,大连王将公司企业名称虽经行政部门核准登记后使用,但与在先权利相冲突,属于给他人注册商标专用权造成损害的行为,侵犯了李某的商标权。此外,在大连王将公司使用含有“王将”字样的服务标识中,“将”字是“将”字的另类写法,此点被中国大众所认同。二者字音、字义均相同,字形亦相近。大连王将公司在招牌、餐具包装、菜谱、茶具上使用了“王将”字样服务标识,反易使公众直接产生相似感,造成与李某“王将”商标混淆和误认,构成对李某商标权的侵犯。辽宁省高级人民法院于2009年4月8日作出(2009)辽民三终字第49号民事判决:驳回上诉,维持原判。

大连王将公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院另查明,根据[2005]哈二证内民字第692号公证书,大连王将公司在其经营的位于大连商场新玛特一楼的总店和位于大连经济技术开发区辽宁街52-7号的分店,在店外招牌、招贴、店内筷子套等上有“ぎとうざのGIAOZA王将”字样(日文部分译为“饺子的”),其中“王将”两字特别突出,在菜谱上有“王将冷面” “饺子の王将” “王将拉面”等,在茶具上有明显的“王将”字样。李某“王将”注册商标目前仅在黑龙江省哈尔滨市实际使用。

最高人民法院认为,注册商标和企业名称均是依照相应的法律程序获得的标志权利,分属不同的标志序列,依照相应法律受到相应的保护。对于注册商标与企业名称之间的纠纷,人民法院应当区分不同的情形,按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则,依法处理。如果注册使用企业名称本身具有不正当性,比如不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称,即使规范使用仍足以产生市场混淆的,可以按照不正当竞争处理;如果是不规范使用企业名称,在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的企业的字号,容易使相关公众产生误认的,属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为,依法按照侵犯商标专用权行为处理。相应地,人民法院应当依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条的规定,根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告应当承担的民事责任。如果不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称,注册使用企业名称本身即是违法,不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的,可以根据当事人的请求,判决停止使用或者变更该企业名称;如果企业名称的注册使用并不违法,只是因突出使用其中的字号而侵犯注册商标专用权的,判决被告规范使用企业名称、停止突出使用行为即足以制止被告的侵权行为,因此这种情况下不宜判决停止使用或者变更企业名称。规范使用企业名称与停止使用或变更企业名称是两种不同的责任承担方式,不能因突出使用企业名称中的字号从而侵犯商标专用权就一律判决停止使用或变更企业名称。本案中,虽然李某的“王将”商标注册在先,但其仅在黑龙江省哈尔滨市实际使用,且在大连王将公司注册登记企业名称时并未具有较高知名度。同时,由于大连王将公司是日本王将株式会社投资成立的,大连王将公司以王将为字号注册其企业名称,具有一定合理性。如果大连王将公司在经营活动中规范使用其王将饺子(大连)餐饮有限公司的企业名称,不足以导致相关公众的混淆误认。因此大连王将公司注册使用企业名称本身并不违法。原审判决以李某的“王将”商标注册在先,认定大连王将公司的企业名称与李某的注册商标相冲突、侵犯了注册商标专用权,并据此判决大连王将公司在李某“王将”商标注册证核定服务项目的范围内停止使用含有“王将”字样的企业名称,没有事实和法律依据,法院予以纠正。

虽然大连王将公司注册使用企业名称本身并无不当,但是,大连王将公司没有规范使用其企业名称,而在其招牌、招贴和餐具包装等突出使用其字号,其所使用的标志“王将” “王将”与李某在先核准注册的商标标志虽存在一些差异,但这种差异是细微的,以相关公众的一般注意力难以区分,使用在相同服务上,容易使相关公众产生误认,根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定,大连王将公司的上述行为侵犯了李某的注册商标专用权,其应当停止相应侵权行为并赔偿李某的经济损失。原审判决大连王将公司赔偿李某经济损失25万元和诉讼合理开支5000元并无不妥,但原审判决大连王将公司停止使用“王将”和“王将”字样的服务标识的表述不尽准确,法院予以进一歩明确。大连王将公司在以后的经营活动中应当规范使用其企业名称,停止突出使用“王将”和“王将”字样等侵犯李某注册商标专用权的行为,采取必要的措施,避免混淆误认的发生。

综上所述,原审判决认定事实基本清楚,但适用法律存在错误之处,大连王将公司的再审申请部分理由成立,法院予以支持。判决如下:

一、撤销辽宁省高级人民法院(2009)辽民三终字第49号民事判决。

二、维持辽宁省大连市中级人民法院(2007)大民知初字第20号民事判决第三、四、五项,即王将饺子(大连)餐饮有限公司于判决生效后十五日内赔偿李某经济损失人民币25万元;王将饺子(大连)餐饮有限公司于判决生效后十五日内赔偿李某为制止侵权行为而支付的合理开支人民币5000元;驳回李某的其他诉讼请求。

三、撤销辽宁省大连市中级人民法院(2007)大民知初字第20号民事判决第一、二项,即王将饺子(大连)餐饮有限公司于判决生效后十五日内在李某“王将”商标注册证核定服务项目的范围内停止使用含有“王将”字样的企业名称;大连王将公司于判决生效后立即停止使用“王将”和“王将”字样的服务标识。

四、王将饺子(大连)餐饮有限公司于判决生效后立即规范使用其企业名称,停止突出使用“王将”和“王将”字样等侵犯李某注册商标专用权的行为。

◎ 案例评析

企业字号是企业名称中具有标志性的部分,字号与商标都是重要的商业标识,可以起到区分商事主体,积累商业信誉的作用。企业名称权与商标专用权都是受法律保护的民事权利,权利人行使权利不应侵入他人的权利范围。当企业字号与他人注册商标发生冲突,行为性质、责任承担方式等根据案件情况有所不同。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定,被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。从司法解释的规定可以看出,要根据企业名称与商标的冲突的具体情况决定其承担责任的方式。企业名称与商标的冲突可能构成商标侵权或者不正当竞争。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于商标侵权行为。即企业名称的注册是合法的,但由于权利人没有规范使用其企业名称,而是将企业字号突出使用在相同或类似商品上,使相关公众将其与他人的注册商标联系起来,造成混淆。针对这种企业名称注册合法,但因使用方式不当而产生混淆的商标侵权行为,责令被告规范其使用方式即可制止被告的侵权行为,则不应适用禁止使用的责任承担方式。企业名称权是受法律保护的民事权利,若通过纠正权利人的不当使用方式能够达成救济目的的,不应随意处置他人的民事权利。

《商标法》第五十八条规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。若企业名称的注册、使用不具有正当性,为故意攀附他人注册商标或未注册驰名商标的商誉而注册为企业名称字号的,该行为可能构成不正当竞争行为,仅责令其规范使用难以达到纠正不正当竞争行为的,则应禁止其使用该企业名称。

具体到本案中,大连王将公司系由日本王将株式会社投资成立的,大连王将公司以王将为字号注册其企业名称,具有一定合理性,且本案李某的“王将”商标注册仅在黑龙江省哈尔滨市实际使用,在大连王将公司注册登记企业名称时并未具有较高知名度,不能认定大连王将公司使用“王将”二字有攀附其商誉的恶意。但大连王将公司将企业字号在招牌、招贴和餐具包装上突出使用,其所使用的标志“王将”、“王将”与李某在先核准注册的商标标志虽存在一些差异,但这种差异是细微的,以相关公众的一般注意力难以区分,使用在相同服务上,容易使相关公众产生误认,构成商标侵权。由于大连王将公司注册企业名称合法,但其使用方式不规范从而引起混淆,侵犯了李某的商标专用权,判决大连王将公司规范使用企业名称能够达到制止侵权的目的,因此法院没有判决大连王将公司停止使用现有企业名称。

最高人民法院在判决中明确了适用停止使用与规范使用这两种责任承担方式的标准。对于注册商标与企业名称之间的纠纷,人民法院应当区分不同的情形,按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则,依法处理。如果注册使用企业名称本身具有不正当性,比如不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称,即使规范使用仍足以产生市场混淆的,可以按照不正当竞争处理;如果是不规范使用企业名称,在相同或者类似商品上突出使用与他人注册商标相同或相近的企业的字号,容易使相关公众产生误认的,属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为,依法按照侵犯商标专用权行为处理。如果不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称,注册使用企业名称本身即是违法,不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的,可以根据当事人的请求,判决停止使用或者变更该企业名称;如果企业名称的注册使用并不违法,只是因突出使用其中的字号而侵犯注册商标专用权的,判决被告规范使用企业名称、停止突出使用行为即足以制止被告的侵权行为,因此这种情况下不宜判决停止使用或者变更企业名称。规范使用企业名称与停止使用或变更企业名称是两种不同的责任承担方式,不能因突出使用企业名称中的字号从而侵犯商标专用权就一律判决停止使用或变更企业名称。

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