——再审申请人盛某与被申请人延边教育出版社、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、江苏圆周电子商务有限公司侵害商标权纠纷案
案件要旨
商标含有表示商品质量、主要原料、功能等描述性词汇时，商标的固有显著性较低，商标权人不能禁止他人正当使用用于描述自己的商品、服务。电商平台将其销售的图书名称作为搜索关键词，意在方便消费者检索，属于对该图书名称使用的正常延续。
◎ 案情简介
2005年9月27日，盛某向国家商标局申请注册“随堂通”文字商标，指定字体颜色为红色。国家商标局于2009年6月21日核准，核定使用项目为第41类，包括：培训；函授课程；课本出版（非广告材料）；组织文化或教育展览；安排和组织专家研讨会；书籍出版；提供在线电子出版物（非下载的）；加副标题；课本出版（非广告材料）；图书出版（广告宣传册除外）。注册有效期限自2009年6月21日至2019年6月20日。
2005年10月13日，延边教育出版社社长韩某向国家商标局申请注册“随堂通”文字商标，注册类别为第16类商品。2008年9月16日，国家商标局驳回了上述商标注册申请，理由为：该标志指定使用在“印刷出版物、印刷品、图画”等商品上，直接表示了商品的内容特点；指定使用在“书写材料、绘画材料、包装纸、广告牌”等商品上，缺乏显著性。
2009年8月14日，延边教育出版社对盛某的第4919016号“随堂通”注册商标提出注册商标争议申请。2011年6月20日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字［2011］第11248号《关于第4919016号“随堂通”商标争议裁定书》，裁定争议商标予以维持。在法定期限内，延边教育出版社未提起诉讼，该裁定已经生效。该裁定书认定：“《课时详解随堂通》教辅图书由鼎尖教育研究中心、韩某和黄某策划，延边教育出版社发行，2005年8月第1版，2005年8月第1次印刷，依据在案证据，尚无法证明在争议商标新申请注册日前，延边教育出版社已在与争议商标核定使用的‘书籍出版、课本出版（非广告材料）、图书出版（广告宣传册除外）’等同一种或类似服务项目上，将‘随堂通’作为商标使用。因此，‘随堂通’尚未构成申请人在先使用在‘书籍出版、课本出版（非广告材料）、图书出版（广告宣传册除外）’等同一种或类似服务项目上，并有一定影响的商标。争议商标的申请注册不会导致消费者对服务提供者产生混淆误认，未构成对申请人利益的损害。”
2011年5月7日，盛某在京东商城网以货到付款的方式购买了涉案图书《课时详解随堂通》（生物必修1）。该书封面右上方印有竖向排列的黄色字体“课时详解”四字，“课时详解”右方印有竖向红色字体“课课清随堂通”六字，该字样上方为博士帽标识，“课课清随堂通”字体小于“课时详解”，封面左上方印有“天瑞系列丛书”及图形标识，封面右下方标注“人教版生物必修1延边教育出版社”，涉案图书扉页与封面内容基本相同。该书前言介绍：丛书融合“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”的三维目标，方便学生带进课堂听课、自学思考、回答问题、归纳总结、检查课后作业、自测自评，可达到“课课清，随堂通”的效果。
涉案图书系圆周商务公司从新华书店批销中心购进。圆周商务公司申请追加新华书店批销中心为本案共同被告，因盛某认可圆周商务公司所售图书有合法来源，且明确不同意追加，圆周商务公司撤回了要求追加被告的申请。延边教育出版社对涉案图书系其出版发行的事实无异议。
盛某曾以延边教育出版社出版的《课时详解化学必修1》使用“随堂通”文字侵犯其注册商标专用权为由，于2011年3月诉至北京市西城区人民法院，该院于2011年5月31日作出（2011）西民初字第8571号民事判决，驳回盛某的诉讼请求。该判决书中查明“2005年5月，延边教育出版社出版了《课时详解随堂通》系列教辅书，并在图书封面上使用了‘课时详解随堂通’字样。”盛某不服，提起上诉，北京市第一中级人民法院作出（2011）一中民终字第10388号民事判决，维持原判。该案中《课时详解化学必修1》在封面使用了“课课清随堂通”，字体小于“课时详解”。诉讼中，延边教育出版社提交了《课时详解随堂通》（高三中国古代史）图书原件，该图书封面有“随堂通”字样，2005年5月第1版。
京东商务公司与圆周商务公司于2010年11月30日签订了平台服务协议，约定“京东商务公司向圆周商务公司提供产品信息展示的平台服务，不从事产品交易事宜，不对产品的交易事宜负责……圆周商务公司向京东商务公司支付平台使用费等”。
盛某曾主编过延边教育出版社2002年5月出版的《教材精析精练化学第一册》和《教材精析精练化学（理科）第二册》，并领取过稿酬；在“中国商标网”上查询商标信息，以盛某为申请人的注册商标申请有400余条记录。
◎ 法院判决
一审法院认为：盛某系第4919016号注册商标的注册人，其商标专用权应受法律保护；延边教育出版社在涉案图书上使用“随堂通”字样，是为表示商品内容特点的描述性使用，不具有指示商品或服务来源的作用，不构成商标侵权；京东商务公司、圆周商务公司宣传、销售涉案图书，亦不构成商标侵权；盛某主张京东商务公司、圆周商务公司在京东商城网将“随堂通”设置为图书分类、检索、查询、宣传与导购的关键词构成商标侵权，但未提供相应的证据证明，对此事实难以认定。
盛某不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决。北京市高级人民法院认为，我国商标法规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。但是，商标法对注册商标的保护并不是绝对的，如果他人是将与注册商标相同或近似的文字用来叙述、说明商品的特点、质量、数量等或者描述某种商业活动的客观事实，而不具有区分商品来源和不同生产者的作用，则他人的使用不属于商标意义上的使用，不构成对他人注册商标专用权的侵犯。对此，我国《商标法实施条例》第四十九条明确规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。
本案中，延边教育出版社、京东商务公司、圆周商务公司在编辑、出版、发行、经销图书、提供图书查询服务、商品交易文书以及在网上书店设置关键词等行为中使用“随堂通”是将其作为《课时详解课课清随堂通》图书名称的一部分，系向相关公众说明该图书本身的内容特点，属于正当使用，不构成对盛某注册商标专用权的侵犯。具体理由如下：
一、延边教育出版社在《课时详解课课清随堂通》系列书籍中使用“随堂通”文字属于正当使用。
首先，从使用目的看，涉案图书《课时详解课课清随堂通》的前言中明确记载，“丛书……方便学生带进课堂听课、自学思考、回答问题、归纳总结、检查课后作业、自测自评，可达到‘课课清，随堂通’的效果……”从该前言内容看，延边教育出版社使用“随堂通”文字，旨在向相关公众说明使用该系列图书将达到“课课清，随堂通，每节课的内容当堂消化和理解”的效果，具有客观叙述图书内容特点、用途、功能的作用，而非指示商品的来源或图书的出版者。
其次，延边教育出版社使用“随堂通”文字属于善意在先使用。
本案中，在先生效的北京市西城区人民法院（2011）西民初字第8571号民事判决查明：“2005年5月，延边教育出版社出版了《课时详解随堂通》系列教辅书，并在图书封面上使用了‘课时详解随堂通’字样”，而盛某于2005年9月申请注册“随堂通”商标，后于2009年6月核准注册，故延边教育出版社在盛某申请注册“随堂通”商标前即已经开始使用“随堂通”文字，其在后续出版的涉案图书上继续将“随堂通”作为图书名称的组成部分使用是一种正当的沿用行为，且盛某亦没有提供证据证明延边教育出版社使用“随堂通”文字系攀附其商标的已有商誉或知名度，故延边教育出版社是出于善意且一直将“随堂通”作为图书名称的组成部分加以沿用。
综上所述，延边教育出版社在《课时详解课课清随堂通》系列书籍中使用“随堂通”是对“随堂通”文字的正当使用，盛某在本案二审中提供的相应证据均不能证明其有关延边教育出版社商标性使用“随堂通”的诉讼主张。
二、延边教育出版社在编辑、出版的图书上使用“随堂通”文字并未造成相关公众的混淆或误认。
首先，涉案注册商标“随堂通”的显著性较弱。以“随堂通”商标现有的影响力，以一般消费者的认知，在教辅类图书上看到“随堂通”三字，更多地会理解为系作为用于表示学习某项专业知识的效果等的词汇，而类似于“随堂通”的“课课通” “课课练”等词汇在教辅市场的图书名称中也具有一定的广泛性，故“随堂通”尽管被注册为商标，但其在区别商品来源方面的显著性较弱，存在天然的缺陷。
其次，涉案注册商标“随堂通”的知名度较低。盛某虽然注册了“随堂通”商标，但其仅将“随堂通”使用于《回字格写字》等培训教材上，而该培训教材并非公开出版物，接触的消费人群有限，故“随堂通”商标的知名度较低，其获得的保护也就相应有限。当然，如果盛某在第41类培训等服务类别中长期持续地使用其“随堂通”商标，并使之达到非常高的知名度，使“随堂通”商标获得足够的显著性，并建立起与其自身服务唯一的联系，其“随堂通”商标的保护强度也会相应获得增强。
最后，在图书市场中，除非图书的品牌已经达到相当高的知名度，已拥有广泛固定的读者群体，一般来说，消费者购买书籍时的消费习惯更多地在于关注书籍的作者、内容以及相应的出版机构，而非书籍的商标，故消费者在购买书籍时不会因为“随堂通”系他人注册商标而对商品来源产生混淆，况且涉案图书的版权页也已经特别标明了“出版发行：延边教育出版社”的字样，在封面和扉页也标注了延边教育出版社。
综上所述，由于延边教育出版社在《课时详解课课清随堂通》系列书籍中使用“随堂通”是对“随堂通”文字的正当使用，并未造成相关公众的混淆或误认，故延边教育出版社在《课时详解课课清随堂通》系列书籍中使用“随堂通”的行为不构成侵犯盛某的注册商标专用权。因此，尽管延边教育出版社在2005年申请注册“随堂通”商标被驳回后，于2011年在第16类“印刷出版物、印刷品”等商品类别上、于2011年12月7日在第16类“海报、印刷出版物、连环漫画书”等商品类别上申请注册“随堂通”商标，但由于国家商标局曾经以“该标志指定使用在‘印刷出版物、印刷品、图画’等商品上，直接表示了商品的内容特点”等为由驳回了延边教育出版社的商标注册申请，再结合延边教育出版社使用“随堂通”的方式、使用目的及客观上并未造成混淆或误认的后果，故即使延边教育出版社再次提出注册申请，也不能证明其使用“随堂通”是作为商标性的使用。
三、京东商务公司、圆周商务公司在提供图书查询服务、商品交易文书以及在网上书店设置关键词等行为中使用“随堂通”文字未侵犯盛某的注册商标专用权。
由于延边教育出版社在编辑、出版的涉案图书上使用“随堂通”不构成商标侵权，故京东商务公司、圆周商务公司在网上展示、宣传和销售上述图书亦不构成商标侵权。同时，即使盛某提供的在京东商城网的搜索栏中输入“随堂通”文字显示的证据属实，但由于在网上书店的电子商务活动中提供图书检索查询服务，即将“随堂通”设置为查询关键词的行为只是为了方便相关消费者在搜索引擎中输入相关词语后快速搜索和查询到其需要的图书，在订单信息、条形码、发货单等商品交易文书上使用“随堂通”文字亦是对所售图书的客观记载，也是为了实现其图书销售及统计的目的，这种使用是为了提供图书信息及客观描述他人出版的图书，属于正当使用，也不构成对盛某注册商标专用权的侵犯。
综上所述，延边教育出版社、京东商务公司、圆周商务公司使用“随堂通”文字不构成对盛某注册商标专用权的侵犯，无须承担侵权责任。
盛某不服二审判决，向最高人民法院提起再审申请。
最高人民法院认为，首先，涉案商标“随堂通”的显著性较弱。由于涉案商标具有“随堂理解”的含义，将该文字使用于教材出版、教育培训等领域时，因为具有指示服务内容的特点，不得禁止他人对服务类别做正当描述性使用。此外，也尚无证据证明涉案商标经过长期大范围的使用获得显著影响从而增加其识别力。因此涉案商标的保护范围和强度均会受到相应的限制。
其次，延边教育出版社对“随堂通”文字的使用系在先的正当使用。延边教育出版社的被控侵权行为发生于2005年8月，早于涉案商标的申请注册时间，延边教育出版社没有侵害商标权的主观意图。同时，由于图书类商品的特点，以及涉案商标并未获得显著识别力以至于公众将“随堂通”与其建立固定联系，延边教育出版社对其在先使用商标的延续使用，并不会造成相关公众的混淆。延边教育出版社并未侵害盛某对涉案商标的商标权。
最后，鉴于将“随堂通”设置为关键词等行为系延边教育出版社在图书上使用“随堂通”文字的正常延续，原审法院认定该行为亦未侵害盛某的商标权并无不当。
综上所述，原审判决认定事实清楚、适用法律正确。最高人民法院裁定驳回再审申请。
◎ 案例评析
一、对含有描述性词语商标的正当使用不构成商标侵权
商标的基本作用在于区分不同的商品、服务提供者，为消费者选择商品、服务提供指示。为了保证商标功能的实现，显著性是标志作为商标注册的首要条件。《商标法》第十一条规定了禁止作为商标注册的标志，（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
含有《商标法》第十一条第一款第（二）项中规定的“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”元素的商标被称为描述性商标，这类商标显著性较弱，能否获得注册需要根据案件具体情况判断。商标专用权是私权，权利人可以禁止他人在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标。但这种垄断使用权并不是绝对的，当商标中含有描述性词汇时，权利人不能禁止他人合理使用该词汇对其商品、服务进行描述。新修订的《商标法》吸收了原《商标法实施细则》的规定，明确在第五十九条中规定了注册商标合理使用制度。第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
具体到本案中，引证商标为“随堂通”，该商标注册固有显著性不高，且并未通过大量使用、宣传而提高显著性；延边教育出版社在《课时详解课课清随堂通》系列书籍中使用“随堂通”文字属于正当使用，是为了表明该书内容的特点、用途、功能，而非指示商品的来源或图书的出版者。且涉案图书《课时详解课课清随堂通》的前言也明确记载，“方便学生带进课堂听课、自学思考、回答问题、归纳总结、检查课后作业、自测自评，可达到‘课课清，随堂通’的效果”。从前言内容也可推断，延边教育出版社在其教辅材料上使用“随堂通”文字仅为客观描述其书籍内容的作用，并非意图攀附他人商誉。法院也认定延边教育出版社的使用行为属于正当使用，不构成商标侵权。
二、电子商务销售商将“随堂通”作为搜索关键词不构成侵权
本案中，再审申请人认为，京东商务公司将“随堂通”设置成图书检索查询的“关键词”，能使原本海量图书信息瞬时转变为定量信息，这就是《商标法》第四条中所指的“拣选”的商标使用目的，这种行为构成商标性使用，侵犯了其注册商标专用权。电子书店不同于实体书店，为了方便消费者检索、查询图书，网上书店必须对其所销售图书的信息进行录入与展示，在订单信息、条形码、发货单等商品交易文书上使用“随堂通”文字亦是对所售图书的客观记载，属于正当使用的范畴，不构成商标侵权。
