——再审申请人山西三维集团股份有限公司与被申请人李某、商标评审委员会商标争议行政纠纷案
案件要旨
我国为驰名商标提供范围更宽的保护，申请驰名商标保护的当事人需要提供证据证明争议发生时商标的知名度情况。认定驰名商标要遵循按需认定、个案认定的原则，即使争议商标与引证商标是使用在相同或类似商品上的近似商标，也要考虑案件综合情况判断是否需要适用驰名商标的扩大保护。
◎ 案情简介
争议商标为第920137号“三维及图”商标，由潍坊市坊子区坊子三维电子厂于1995年2月22日申请注册，1996年12月28日被核准注册，核定使用在第1类商品：建筑密封胶。该商标于2007年1月5日被转让至李某名下。商标专用期限经续展至2016年12月27日。
引证商标为第588452号“SANWEI及图”商标，申请注册人为山西维尼纶厂，申请日为1991年4月1日，核准注册日为1992年3月30日，核定使用在第1类商品：纤维用聚乙烯醇、聚乙烯醇树脂、醋酸乙烯、甲醛、电石、聚醋酸乙烯乳液、1.4-丁炔二醇。该商标于1996年5月28日转让至三维集团名下。该商标现处于专用期限内。
1992年，山西维尼纶厂产品销售收入14966万元，利润总额757万元，上交所得税355万元；1993年，该厂产品销售收入17337万元，利润总额1009万元，上交所得税及利润共计225万元；1994年，该厂产品销售收入17422万元，利润总额1442万元，上交所得税及利润共计550万元。
根据中国化学纤维工业协会维纶专业委员会出具的书面证明，1992年、1993年和1994年，山西维尼纶厂生产的“三维”牌乙烯醇系列产品的产量在同行业中连续三年排行第三。
在争议商标新申请日前，山西维尼纶厂生产的“三维”牌聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液等产品已销至江苏、陕西、河南、内蒙古、辽宁、湖北、天津、河北、山西、安徽、黑龙江等十余个省、自治区和直辖市。
在争议商标申请日前，山西维尼纶厂在《资产与产权》、 《山西科技报》上发布了产品广告。该厂被收录入1991年《山西知名企业》、1991-1995年《山西年鉴》、1992年《山西省级先进企业特辑》、1992年《山西重点建设项目》、1993年《中国工业年鉴》及1994年《山西经济年鉴》中。1990年至1995年间的《维纶通讯》多次提及山西维尼纶厂及其产品。1992年，山西维尼纶厂投入广告费6万元，1993年投入广告费11万元，1994年投入广告费30万元。
1994年12月，山西维尼纶厂生产的三维牌聚乙烯醇（17-99）（17-88）被山西省经济贸易委员会等评为山西名牌产品。1995年12月，山西维尼纶厂生产的三维牌聚醋酸乙烯酯乳液（白乳胶）被山西省经济贸易委员会等评为1995年度山西名牌产品。
2008年3月18日，湖南省常德市中级人民法院作出（2008）常民三初字第8号民事判决书，认定三维集团的第1688106号“三维SANWEI及图”商标为驰名商标，该判决为生效判决。第1688106号“三维SANWEI及图”商标由三维集团于2000年8月28日申请注册，2001年12月28日被核准注册，核定使用在第1类季戊四醇、丁醇、丙炔醇等商品上，现处于专用期内。
2006年12月20日，河北省石家庄市高新技术产业开发区工商行政管理局对石家庄三维鸿业粘合剂厂作出石高工商处字（2006）第47号行政处罚决定书。该决定书查明，该厂于2006年9月在其生产和销售的白乳胶商品上擅自使用与三维集团三维白乳胶近似的包装装潢，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定。石家庄三维鸿业粘合剂厂为个体工商户，于2005年11月22日成立，经营者为李某。
经山西省工商局核准，“山西维尼纶厂”于1996年2月6日整体改组，将名称变更为“山西三维集团股份有限公司”。
2009年11月27日，三维集团向商标评审委员会对争议商标撤销注册申请，主要理由为：申请人成立于1996年2月6日，是由山西维尼纶厂整体改组而成。山西维尼纶厂自1990年起将“三维”商标使用在化工类产品上。申请人及其前身已在化工产品上注册了一系列“三维”和“SANWEI”商标，其中包括引证商标。引证商标在争议商标申请注册前已享有很高知名度，已成为《商标法》第十四条所指的驰名商标。在长期使用中，消费者将“SANWEI”与“三维”等同。李某于2007年受让取得争议商标，旨在恶意模仿申请人的驰名商标，其生产的白乳胶产品冠以“中国山西三维白乳胶”的名称，故意与申请人的“山西三维白乳胶”产品造成混淆。李某系恶意受让，根据《商标法》（2001）第四十一条第二款的规定，申请人提起争议申请不受5年的期限限制。综上所述，依据《商标法》第十三条第二款的规定，请求认定引证商标为驰名商标并撤销争议商标。
2011年11月30日，商标评审委员会作出第31080号裁定，裁定争议商标予以撤销。李某不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
在本案一审阶段，三维集团向法院提交了引证商标及相关商标的续展注册证明、山西标志性名牌产品证书及中国环境标志产品认证证书、山西著名商标证书、原告与第三人产品包装照片、外观设计专利证书、第7067029号“娲皇”商标信息、临汾市质量监督局企业标准备案申请表，用于证明引证商标续展、引证商标现仍然处于驰名商标状态及原告存在恶意。对此，一审法院认为，对三维提交的引证商标续展注册证明属于新证据，予以采信；对于其他证据，由于发生时间均在争议商标申请注册日之后，法院不予采信。
◎ 法院判决
一审法院认为，关于本案的审理是否需以认定引证商标为驰名商标作为事实前提，给予引证商标以驰名商标的认定是否必要，以及本案是否能够适用《商标法》第十三条第二款的规定。
首先，三维集团明确以争议商标的注册违反《商标法》第十三条第二款为由，提出对争议商标的撤销申请，商标评审委员会应对争议商标的注册是否违反《商标法》第十三条第二款进行审理；其次，虽然争议商标与引证商标使用在类似商品上，且商标标识近似，按照驰名商标的按需认定原则，应适用《商标法》第二十八条更为合适，但如果适用《商标法》第二十八条，则超出了申请期限，而《商标法》第十三条第二款则是对遭受恶意注册的驰名商标的保护不加以申请期限的限制，能够更好地保护当事人的驰名商标的权益。此外，《商标法》第十三条第二款的规定旨在给予驰名商标强于未驰名商标的特别保护，虽然该款未对在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情形予以明确规定，但探究该条款的立法原意并考虑法律的当然解释方法，在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经注册的驰名商标的情形，有比在不相同不相类似的商品上更应适用《商标法》第十三条第二款规定的理由。故虽然争议商标与引证商标核定使用在类似商品上，但本案仍可以适用《商标法》第十三条第二款的规定。综上所述，就本案而言，对引证商标作出是否构成驰名商标的认定具有必要性，且本案可以适用《商标法》第十三条第二款的规定。
关于引证商标在争议商标申请注册之前是否构成驰名商标，本案中，被告提交了引证商标在争议商标申请日之前的使用情况的证据，具体包括三维集团的前身山西维尼纶厂销售、利税、行业证明、销售区域、广告投入、名牌产品证书等相关证据，上述证据中提及的山西维尼纶厂使用的商标均为“三维”，而并非引证商标“SANWEI”，故上述证据均不能证明引证商标构成驰名商标。此外，判断引证商标是否构成驰名商标亦应将该商标被作为驰名商标的保护记录考虑在内。（2008）常民三初字第8号民事判决认定的驰名商标为第1688106号“三维SANWEI及图”商标，而并非本案中的引证商标，故本案中的引证商标并没有作为驰名商标受保护的记录。综上所述，在案证据只能证明引证商标在争议商标申请注册之前具有一定的知名度，但并未达到驰名商标的程度。
关于争议商标是否构成对引证商标的复制、摹仿。法院认为，争议商标为“三维”及图，引证商标为“SANWEI”及图，在两个商标中，图形所占比例均较大，其中争议商标图案的立体性较强，为黑白色相间，指向三个方向的长方体，而引证商标的图形比较接近平面图形，立体性不强，两者在视觉上的差异比较明显，不易造成相关公众的混淆，争议商标并未构成对引证商标的复制、摹仿。
关于能否认定争议商标在申请注册之时及原告在受让之时存在恶意。法院认为，争议商标的申请人潍坊市坊子区坊子三维电子厂于1995年2月22日申请注册争议商标，1996年12月28日被核准注册，争议商标“三维”系申请人潍坊市坊子区坊子三维电子厂的企业商号，且亦无证据证明争议商标在申请注册之时存在恶意，争议商标在申请注册之时并不存在恶意。同时，亦无证据证明原告在受让争议商标之时存在恶意。至于原告在其生产和销售的白乳胶商品上擅自使用与三维集团三维白乳胶近似的包装装潢，属于违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的行为，但并不能就此认为原告在受让争议商标之时存在恶意。综上所述，依据在案证据，不能认定争议商标在申请注册之时及原告在受让之时存在恶意。
结合上述论述，争议商标并未构成对引证商标的复制、摹仿，同时，引证商标在争议商标申请注册之前亦未构成驰名商标，故争议商标的注册并未违反《商标法》第十三条第二款的规定。第31080号裁定认定争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第二款的规定是错误的，应予撤销。
山西三维集团股份有限公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院作出（2012）高行终字第1437号行政判决。三维集团公司不服二审判决，向最高人民法院提起再审申请。
最高人民法院认为，根据《商标法》（2001）第四十一条第二款的规定，已经注册的商标，违反商标法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。本案中，三维集团公司超过五年期限以《商标法》第十三条第二款为依据请求商标评审委员会撤销争议商标，必须符合引证商标系驰名商标且争议商标系恶意注册两个条件。
驰名商标是指在中国境内为相关公众所熟知的商标。本案中，三维集团公司提交了一系列证据旨在证明引证商标在争议商标申请注册日前已经构成驰名商标，但其提交的部分证据形成在争议商标申请注册日之后，且其提交的证据中如三维集团公司的前身山西维尼纶厂销售、利税、行业证明、销售区域、广告投入、名牌产品证书等提及的商标大部分为“三维”而非引证商标“SANWEI及图”，其提交的湖南省常德市中级人民法院（2008）常民三初字第8号民事判决认定的驰名商标为第1688106号“SANWEI三维及图”商标，亦非本案中的引证商标。故依据驰名商标判断标准，三维集团公司提交的证据只能证明引证商标在争议商标申请注册日前有一定知名度，一审、二审法院认定其并未达到驰名商标的程度并无不妥。三维集团公司关于引证商标构成驰名商标且判断驰名商标的时间点为李某实施侵害行为之时而非争议商标申请注册日之前的再审理由无事实和法律依据，本院不予支持。
鉴于三维集团公司提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请注册日之前已构成驰名商标，且争议商标与引证商标在视觉上差异比较明显，一审法院认定争议商标并未构成对引证商标的复制、摹仿，也无证据证明争议商标在申请注册及李某在受让争议商标之时存在恶意，故二审法院虽然未予评述和认定争议商标的注册是否存在恶意以及争议商标是否构成对引证商标的复制、摹仿等，但并不影响本案的认定结论。
此外，李某是否恶意复制、摹仿三维集团公司的产品及外包装等问题不属于本案审查范围，三维集团公司如认为李某的上述行为侵犯了其合法权益，可以通过民事诉讼或者其他途径获得救济。最高人民法院判决驳回再审申请。
◎ 案例评析
驰名商标是为相关公众所熟知的商标，享有更高的知名度、更强的显著性。驰名商标上积累的商誉与经济价值使其更容易遭到仿冒、复制。为了维护驰名商标权人的利益，我国为驰名商标提供了扩大保护，其禁止权范围可以扩展到不同类别的商品上。《商标法》第十三条规定，为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。
要求驰名商标保护人，需要提出证据证明其知名度。在商标授权确权纠纷中，判断驰名时间点为争议商标申请注册日；在商标侵权及不正当竞争纠纷案件中，应当以被控侵权行为发生时或者被控企业名称注册时，作为判断商标是否驰名的时间点。《商标法》第十四条规定了驰名商标判断所考虑的因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。
法院在判断商标驰名时，上述第十四条规定的因素并非需要全部考虑，应当根据案件具体情况，综合考虑。判断商标驰名，需要遵循按需认定、被动认定、个案认定的原则，驰名商标的认定仅为案件事实认定，不写入判决主文。
具体到本案中，争议商标与引证商标使用在类似商品上，适用《商标法》第三十条，即商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。但如果不适用驰名商标的保护，本案中三维集团公司已经经过《商标法》规定的申请撤销注册商标的期间。一审法院认为“《商标法》第十三条第二款的规定旨在给予驰名商标强于未驰名商标的特别保护，虽然该款未对在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的情形予以明确规定，但探究该条款的立法原意并考虑法律的当然解释方法，在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经注册的驰名商标的情形，有比在不相同不相类似的商品上更应适用《商标法》第十三条第二款规定的理由。故虽然争议商标与引证商标核定使用在类似商品上，但本案仍可以适用《商标法》第十三条第二款的规定”。
从本案例可以看出，是否适用驰名商标扩大保护要根据案件具体情况判断，要从保护商标权人正当权利的宗旨出发，不宜僵硬地适用法条。
