——杭州啄木鸟鞋业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议行政纠纷上诉案
案件要旨
人民法院在审理商标授权确权行政案件时，对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。经过长期实际使用，积累了一定商誉的商标，即使整体外观判断与他人注册商标相似，若相关公众发生混淆的可能较低，也不会被认定二者为近似商标。
◎ 案情简介
2001年4月26日，汤某向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出第1781749号“耶纳诺·啄木鸟”商标（争议商标）的注册申请，经商标局核准注册，核定使用在第25类“鞋、袜”等商品上。经续展，争议商标专用权期限至2022年6月6日。
第831628号“啄木鸟及图”商标（引证商标一）注册人为杭州啄木鸟公司，申请日为1994年6月20日，核定使用在第25类“皮鞋”商品上，经续展，专用权期限至2016年4月13日。第1525486号“啄木鸟”商标（引证商标二）注册人为杭州啄木鸟公司，申请日为1999年8月9日，核定使用在第25类“鞋、鞋垫、靴、足球鞋”商品上，经续展，专用权期限至2021年2月20日。
为证明争议商标设计来历，汤某提交了其第1537432号“鸟图形+YANANO”文字与图形组合商标及第5999221号“耶纳诺”文字商标，前者申请注册日为2000年2月4日，核定使用在第25类“鞋、袜、手套（服装）”商品上；后者申请注册日为2007年4月16日，核定使用在第25类“婴儿全套副、游泳衣、雨衣、凉鞋、运动鞋”等商品上。
杭州啄木鸟公司为证明其“啄木鸟”品牌的鞋产品具有较高的知名度，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提交了有关其“啄木鸟”品牌产品宣传证据、打假宣传证据、维权证据等，但上述证据的形成时间基本均在争议商标新申请注册之后，杭州啄木鸟公司坚持主张争议商标的使用已构成对其引证商标的混淆误认，应予撤销。商标评审委员会表示，汤某提交的大量争议商标使用证据能够证明争议商标与引证商标可以得以区别，且最高人民法院已有判例表明，对于已经核准注册的商标的撤销争议，应当注意审查争议商标人对争议商标的使用事实，另外，商标评审委员会坚持袜与鞋不属于类似商品。杭州啄木鸟公司称，袜与鞋应当判定为类似商品，且也有多起法院在先裁判案例予以佐证。2012年10月8日，商标评审委员会作出商评字［2012］第40480号《关于第1781749号“耶纳诺·啄木鸟”商标争议裁定书》（以下简称第40480号裁定）。该裁定认为：争议商标指定使用的“袜”与引证商标一、二核定使用的“皮鞋、鞋”等商品不属于类似商品。争议商标与引证商标一、二均含有“啄木鸟”文字，但两者在文字组成、呼叫以及外形上均存在区别，相关事实也表明汤某的“YANANO及图”商标在鞋类商品上已具有较高的知名度，同时争议商标经其宣传使用也已形成相应公众群体，并建立了一定的市场声誉，加之争议商标与“YANANO及图”商标经过长时间的合并宣传与使用已形成了相互对应的关系，相关公众在接触到争议商标时更易联想到汤某的“YANANO及图”，故争议商标未违反《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第二十八条之规定，不属于使用在类似商品上的近似商标。裁定：争议商标予以维持。
◎ 法院判决
北京市第一中级人民法院认为：《商标法》禁止在同他人相同或者类似商品上注册使用与他人在先取得的注册商标相同或者相近似的标志。认定商标是否构成近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等要素，以是否容易导致混淆作为判断的标准。本案中，就争议商标与引证商标比较而言，两商标都含有“啄木鸟”三字，区别在于争议商标还含有“耶纳诺”三字，且无含义，一般情况下可判定为近似性商标。但是，建立于商品经济基础之上的商标，其根本属性及其作用即在于其在市场中能够起到区别相同或类似商品不同来源的作用，具备这种识别与区别作用的标志即符合注册商标的构成要件，而应当予以准评。汤某的争议商标使用证据已经证明此“啄木鸟”与彼“啄木鸟”因存在“耶纳诺”的差异，加之与“鸟图形+YANANO”的联合使用，已使消费者在看到“耶纳诺·啄木鸟”后就会联想到“鸟图形+YANANO”，从而将其与单一“啄木鸟”标识区别开来而不致发生混淆，在此情况下，商标评审委员会判定争议商标与引证商标不相近似无不可。同时，由于袜与鞋属于关联程度高度密切的商品，两者在功能、用途等方面相近，应当判定为类似商品，商标评审委员会认为两者不相类似，所作判定有误，依法应予纠正。争议商标设计来历的证据只可作为辅助说明争议商标创设情况的证据，并非判定原创事实的确凿证据。争议商标的创设来历与争议商标与引证商标近似与否无关，商标评审委员会并未将此作为判定两商标近似与否的前提，该判定方式无可非议。由于杭州啄木鸟公司对引证商标的使用证据发生或形成于争议商标申请注册之后，其请求依据《商标法》第三十一条规定的禁止抢先注册他人经使用，并有一定影响的商标的主张不能成立。综上所述，北京市第一中级人民法院判决：维持第40480号裁定，维持争议商标。
杭州啄木鸟公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决及第40480号裁定。北京市高级人民法院判决，驳回上诉，维持原判。
◎ 案例评析
本案的争议焦点为“耶纳诺·啄木鸟”商标的注册是否违反《商标法》第二十八条的规定，即是否与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。
一、争议商标的创设来历与争议商标与引证商标近似与否无关
为证明争议商标设计来历，汤某提交了其第1537432号“鸟图形+YANANO”文字与图形组合商标及第5999221号“耶纳诺”文字商标。然而，商标设计的来历与判断争议商标与引证商标是否近似无关，独创性是著作权法中对作品的要求，只要作品为独立创作即受著作权法保护。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中规定，人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。争议商标与引证商标之间仅存在“耶纳诺”之差，且该词无实际含义，整个商标的显著性仍落在“啄木鸟”三字上。因此，从商标的整体外观、意义上来看，二商标构成近似。然而，汤某提交了大量证据，证明其在实际中长期使用“鸟图形+YANANO”文字与图形组合商标及第5999221号“耶纳诺”文字商标，其商标在相关公众中享有一定知名度，且争议商标常与以上两个商标同时使用，因此，相关公众在看到“耶纳诺·啄木鸟”时，不会将诉争商标与原审原告的“啄木鸟”商标相混淆。汤某通过使用其注册商标，降低了诉争商标因其混淆误认的可能性，从而法院认定二者不构成近似商标。
二、证明商标实际使用应提交的证据
本案中，诉争商标与引证商标在外观上构成近似，但因汤某出色地证明了其“鸟图形+YANANO”文字与图形组合商标及第5999221号“耶纳诺”文字商标享有较高商誉，并且诉争商标与上述商标经常同时使用，因此相关公众在面对“耶纳诺·啄木鸟”时不会对商品提供者产生误认。汤某提交的证据起到了至关重要的作用。
在本案一审中，汤某提供了2002年3月、10月的《江海晚报》（南通日报社主办），上显示有“耶纳诺·啄木鸟服饰”产品宣传；2006年山东电视台综艺片频道发布“啄木鸟鞋业有限公司”的“耶纳诺·啄木鸟招商广告”合同；自2008年以来大量的“耶纳诺·啄木鸟”鞋商品专柜代销合同，签约类型包括与个体工商户或大中型商厦两种，该类证据后多附有签约方营业执照及“耶纳诺·啄木鸟”专卖店店面照片，上显示其均将“耶纳诺·啄木鸟”与“鸟图形+YANANO”商标联合使用，突出使用“鸟图形+YANANO”，“耶纳诺·啄木鸟”文字多在“鸟图形+YANANO”图形与文字的右下方，所涉商家包括山东、河南、湖南、江西、浙江、贵州、福建、广西、江苏、湖北、深圳、广东、河北等诸多省市。
汤某提供的证据不但显示其对诉争商标的使用，并且明确表示诉争商标常常和已经积累较高商誉、曾被认定为驰名商标的“鸟图形+YANANO”商标联合使用。由此，法院认定，“YANANO及图”商标所承载的相关声誉会延及争议商标，争议商标与商标使用者之间的联系也因此而获得了增强，相关公众将争议商标与相同或类似商品的其他提供者之间联系在一起从而产生混淆误认的可能性大为减少。
